Tòa sơ thẩm Cộng đồng châu Âu: SKYPE, SKYSOFT và EUROSKY tương tự gây nhầm lẫn với SKY

SKY vs SKYPE

Không chấp nhận các bằng chứng và lập luận nhãn hiệu SKYPE và SKY đã song song tồn tại hơn 11 năm (Skype Ultd v OHIM, Cases T-183/13, T-184/13 and T-423/12), ngày 5/5/2015, Tòa Sơ thẩm Cộng đồng châu Âu đã ra phán quyết ủng hộ quan điểm của Ban Khiếu nại Văn phòng Hài hòa Thị trường Nội bộ (OHIM) cho rằng SKYPE tương tự gây nhầm lẫn với SKY cho các sản phẩm/dịch vụ cùng loại.

Phán quyết này liên quan tới 03 đơn đăng ký nhãn hiệu Cộng đồng (CTM) của Skype bị  Sky plc (trước đây là British Sky Broadcasting Group plc) phản đối dựa trên đơn đăng ký nhãn hiệu “SKY”, nộp ngày 30/4/2003 và được cấp bằng ngày 14/10/2008 cho các sản phẩm và dịch vụ thuộc Nhóm 9, 38, 41 và 42 theo Điều 8(1)(b), (4)&(5) Quy chế Nhãn hiệu Cộng đồng [Community Trademark Regulation (40/94), nay là Community Trademark Regulation (207/2009)] . Ba đơn đăng ký nhãn hiệu của SKYPE bao gồm:

- Nhãn hiệu chữ SKYPE cho các dịch vụ thuộc nhóm 38. Viễn thông theo bảng phân loại Nice Classification, nộp ngày 6/2/2004; và

- Nhãn hiệu chữ và nhãn hiệu hình SKYPE cho hàng hóa và dịch vụ thuộc nhóm 9, 38 và 42, nộp ngày 28/6/2005.

Cả hai Ban Phản đối và Ban Khiếu nại của OHIM đều cho rằng, nhãn hiệu SKY có tính phân biệt cao ở Vương quốc Anh, ít nhất cho một số sản phẩm, dịch vụ thuộc nhóm 9, 38, 41 và có tính phân biệt mức độ trung bình đối với các sản phẩm, dịch vụ còn lại, do đó có sự tương tự gây nhầm lẫn. Trong trường hợp này, Skype lập luận và chứng minh rằng cả hai nhãn đã cùng song song tồn tại và không có tranh chấp trên thị trường. Toà cho rằng, Skype coi đây là yếu tố làm giảm bớt khả năng gây nhầm lẫn là không thuyết phục và bác bỏ các lập luận của Skype, cụ thể như sau:

Trước tiên, các sản phẩm và dịch vụ của Sky và Skype đăng ký đều giống nhau.

Về sự tương tự của dấu hiệu, Skype cho rằng OHIM đã tách “skype” thành “sky” và “pe”, mặc dù đây là một từ độc lập.  Đồng ý với quan điểm của cả hai Ban thuộc OHIM, Tòa cho rằng, hoàn toàn có khả năng công chúng liên quan có thể nhận ra từ “sky” trong nhãn hiệu xin đăng ký skype, do vậy khả năng tương tự về ý nghĩa giữa hai nhãn hiệu là ở mức độ trung bình.

Skype lập luận rằng dấu hiệu SKYPE của họ đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng” do đó, không thể xảy ra khả năng tương tự gây nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu. Lập luận này không thuyết phục được Toà. Tòa cũng lưu ý rằng, tại thời điểm phản đối đơn, các sản phẩm và dịch vụ nêu trong đơn mới chỉ được bán/ cung cấp trong một thời gian ngắn (Cụ thể là 6 tháng cho đơn nhóm 38 và 20 tháng cho các đơn nhóm 9, 38 và 42). Tòa cho rằng, khi xem xét khả năng gây nhầm lẫn, khả năng phân biệt đạt được qua sử dụng chỉ liên quan tới nhãn hiệu có trước, chứ không phải nhãn hiệu có sau.

Skype cũng lập luận rằng OHIM đã sai khi cho rằng SKY không phải là thành phần yếu cho các dịch vụ trong nhóm 38. Tòa chỉ đồng ý với quan điểm đó của Skype nếu nhãn hiệu SKY liên quan tới dịch vụ phát sóng vệ tinh. Tuy nhiên, Tòa cho rõ rằng điều này không quan trọng bởi vì SKY là nhãn hiệu nổi tiếng vì vậy nó có tính phân biệt rất cao khi sử dụng cho chính các dịch vụ đó và các sản phẩm có liên quan.

Cuối cùng, Skype lập luận rằng hai nhãn này đã cùng cùng song tồn tại và không có tranh chấp ở Vương quốc Anh, thậm chí nó còn được quảng cáo trên các kênh của Sky. Về lập luận này, Tòa đồng ý với với quan điểm của Sky: “có nhiều lý do mà Sky không khởi kiện trước khi nộp phản đối đơn, đồng thời, chính các đơn phản đối này đã thể hiện sự tranh chấp đã xảy ra trong thực tế”.

Vụ việc trên thu hút sự quan tâm của công chúng bởi vì, các đơn xin đăng ký nhãn hiệu đã kéo dài hơn 10 năm và Tòa Sơ thẩm mới thụ lý (có thể do nhãn hiệu CTM của Sky đã được bảo hộ năm 2008 và các đơn phản đối khả năng bị tồn đọng, chưa được giải quyết).  

SKY vs SKYSOFT

Trước đây, Sky cũng đã thắng Skysoft Computersysteme GmbH, nhà cung cấp dịch vụ IT, trong việc đăng ký nhãn hiệu cộng đồng “SKYSOFT” cho các dịch vụ trong đó có “bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị xử lý số liệu và lắp đặt máy tính (bao gồm các thiết bị để truy cập mạng và các cơ sở dữ liệu máy tính) thuộc nhóm 37. Sky nộp đơn phản đối dựa trên nhãn có trước SKY, đã được bảo hộ cho “thiết bị xử lý số liệu và máy tính” thuộc Nhóm 9. Skysoft sau đó khiếu nại lên Tòa Sơ thẩm.

Về sản phẩm và dịch vụ, Tòa cho rằng Ban Khiếu nại đã đúng khi kết luận rằng có sự tương tự giữa “bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị; thiết bị để truy cập các mạng và cơ sở dữ liệu máy tính trong thiết bị và máy tính” với  “thiết bị xử lý dữ liệu trong máy tính”, nói đúng hơn phải coi chúng là các dịch vụ bổ sung cho nhau.

Về  dấu hiệu, Tòa Sơ thẩm cho rằng phần đầu của nhãn hiệu có tầm quan trọng hơn cả, phần chữ “soft” chỉ là từ mô tả của “software” là thành phần yếu. Do đó, người tiêu dùng hoàn toàn có thể cho rằng SKYSOFT có nguồn gốc từ SKY.

SKY vs EUROSKY

Sky cũng đã phản đối thành công đơn đăng lý nhãn hiệu EUROSKY trong vụ Conrad Electronic SE v OHIM (Case T-510/12, 18/11/2014). Tòa  Sơ thẩm cho rằng, có khả năng gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu có trước SKY với nhãn hiệu xin đăng ký EUROSKY cho các sản phẩm trong cùng Nhóm 9.

Trong trường hợp này, Tòa cho rằng mặc dù tính phân biệt của từ “sky” đối với các hàng hóa thuộc nhóm 9 được cho là yếu nhưng vẫn có khả năng gây nhầm lẫn. Bởi vì, hàng hóa giống nhau và các nhãn hiệu cũng tương tự. Hai nhãn này về thị giác và phát âm tương tự nhau, mặc dầu có tiền tố “Euro” trong nhãn hiệu xin đăng ký. Tòa cho rẳng, “Euro” là từ mang tính mô tả, vì vậy có vai trò thứ yếu trong nhãn hiệu.  Phần thứ hai, “Sky” là phần trọng yếu quyết định tới khả năng gây nhầm lẫn.