Về xác định hành vi “không trung thực” khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Trong Điều 96 (khoản 3) của Luật Sở hữu trí tuệ có quy định: “Thời hiệu yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn”.

Thực tiễn áp dụng điều khoản này thường xảy ra tranh cãi liên quan đến xác định  hành vi “không trung thực” (bad faith) khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu do khái niệm này không được chỉ rõ là những hành vi nào trong Luật Sở hữu trí tuệ hoặc trong các văn bản dưới luật. Một số vụ giải quyết các yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu với lý do nộp đơn không trung thực đã bị kéo dài do có sự không thống nhất quan điểm giữa người yêu cầu hủy bỏ hoặc người bị yêu cầu hủy bỏ văn bằng với Cục Sở hữu trí tuệ hoặc giữa các đương sự với nhau.

Vì vậy, trong cuộc tọa đàm tổng kết hơn 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, nhiều ý kiến đồng tình về việc cần có một quy định dẫn dắt trong Luật Sở hữu trí tuệ hoặc trong văn bản hướng dẫn dưới luật về việc xác định hành vi “không trung thực”giúp các bên liên quan  và các cơ quan có thẩm quyền  thuận lợi hơn trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi này.

Quy định tại Điều 96 Luật SHTT nêu trên liên quan đến hành vi “không trung thực” khi đăng ký nhãn hiệu là phù hợp với Điều 6 bis Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và cũng được thể hiện tại Điều 16 của Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên trong cả hai văn kiện này cũng đều thiếu định nghĩa cụ thể về hành vi “bad faith” nên dẫn đến những cách diễn giải khác nhau không chỉ ở Việt Nam mà trên cả bình diện quốc tế.

Nghiên cứu luật của các nước trên thế giới cho thấy không có nhiều nước có quy định chính thức trong luật nhãn hiệu về hành vi không trung thực trong nộp đơn đăng ký nhãn hiệu kể cả nước phát triển. Tuy nhiên, khái niệm “không trung thực” trong đăng ký nhãn hiệu cũng có thể được thể hiện ở các luật khác hoặc văn bản dưới luật cũng như trong các quyết định của cơ quan SHTT hoặc trong các phán quyết của tòa án qua các vụ kiện liên quan đến hành vi này đã được xét xử.

Có thể nhận thấy khái niệm về hành vi “không trung thực” trong đăng ký nhãn hiệu được các nước xác định như sau:

• Khá nhiều nước xác định hành vi “không trung thực” là thực hiện việc đăng ký một nhãn hiệu mà người đăng ký đã biết hoặc phải biết về sự tồn tại và được sử dụng trước đó ở trong nước hoặc nước ngoài của một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự cho cùng sản phẩm/dịch vụ hoặc sản phẩm/dịch vụ tương tự.

• Một số nước xác định hành vi “không trung thực” nói chung là hành vi không thành thật trái với chuẩn mực cư xử thương mại đã được thừa nhận. Tuy nhiên, trong các vụ giải quyết tranh chấp hoặc trong án lệ việc xử lý các trường hợp có hành vi không trung thực cách xác định hành vi này cũng có những điểm tương tự như ở nhóm trên.

• Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ không quy định trực tiếp hành vi “không trung thực” nhưng quy định người nộp đơn phải có tuyên thệ về sự “trung thực” (good faith) của mình bao gồm:

i) Nhãn hiệu là của mình;

ii) Cam kết sử dụng nhãn hiệu (intent–to–use);

iii) Khẳng định người khác không có quyền sử dụng nhãn hiệu liên quan;

iv) Nội dung trong đơn là đúng sự thật.

Nếu thực tế không đúng với cam kết như trên sẽ là bằng chứng của hành vi “không trung thực” và có thể bị quy là hành vi “lừa dối” (fraud).

Trong thực tế của Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã giải quyết không ít vụ tranh chấp, khiếu nại hoặc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ liên quan đến hình hành vi “không trung thực”. Quan điểm xử lý của Cục Sở hữu Trí tuệ khá tương đồng với quan điểm của đa số các nước nêu trên, đó là hành vi “không trung thực” trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là “người nộp đơn đã biết hoặc phải biết sự tồn tại và đã được sử dụng của một nhãn hiệu của người khác ở trong nước và kể cả nước ngoài”. Tất nhiên bên khiếu nại hoặc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải có trách nhiệm chứng minh lập luận của mình về việc chủ đơn đã biết hoặc phải biết về sự tồn tại của nhãn hiệu liên quan. Tuy nhiên, trong một số trường hợp không phải mọi bên đều chấp nhận lập luận này của Cục SHTT vì cho rằng chưa có một định nghĩa chính thức nào về hành vi này trong luật pháp Việt Nam.

Với thực tế đã áp dụng và tham khảo thực tiễn và kinh nghiệm của nước ngoài đã đến lúc cần thiết xem xét bổ sung vào Luật SHTT sẽ được xem xét sửa đổi sắp tới hoặc vào văn bản hướng dẫn thi hành luật một nội dung cụ thể xác định hành vi “không trung thực” trong nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nhằm thuận lợi trong việc giải quyết các vụ việc liên quan.

TVH

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh là một trong các Văn phòng luật sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn, đăng ký sáng chế, bản quyền tác giả & quyền liên quan, nhãn hiệu, tên thương mại & chỉ dẫn địa lý, li-xăng, nhượng quyền thương mại & chuyển giao công nghệ… cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.