Logo

“Innovation that excites” đăng ký cho Nhóm 12 được chấp nhận

23/07/2020
Nhãn hiệu “Innovation that excites”  của Nissan Motor Co., Ltd. đăng ký cho các sản phẩm ô tô; xe cộ chạy điện; toa xe; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe tiện ích dùng trong thể thao; xe buýt; xe đi dã ngoại; xe thể thao...thuộc Nhóm 12

Nhãn hiệu “Innovation that excites”  theo Đơn số 4-2013-18029 của Nissan Motor Co., Ltd. đăng ký cho các sản phẩm ô tô; xe cộ chạy điện; toa xe; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe tiện ích dùng trong thể thao; xe buýt; xe đi dã ngoại; xe thể thao...thuộc Nhóm 12 bị Cục SHTT từ chối theo Quyết định số 80309/QĐ-SHTT ngày 24/12/2015 với lý do nhãn hiệu không có khả năng phân biệt vì ”chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu” quy định tại Điều 74.2(c) Luật Sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, lập luận của Cục SHTT như sau:

-  Nhãn hiệu xin đăng ký là cụm từ tiếng Anh “Innovation that excites”, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “sự đổi mới [gây] kích thích/sự đổi mới [làm]kích động” có thể không trực tiếp mô tả [sản phẩm/dịch vụ] nhưng có thể là một câu khẩu hiệu quảng cáo cho tính năng, đặc tính, công nghệ của các sản phẩm đăng ký thuộc Nhóm 12;

-  Nhãn  hiệu “Innovation that excites” được đăng ký, sử dụng tại Mỹ, New Zealand và một số quốc gia khác, nhưng điều này không được coi là bằng chứng xác đáng hay cơ sở pháp lý để nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam;

-  Người nộp đơn (Nissan Motor Co., Ltd.) chưa cung cấp được tài liệu để chứng minh dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Đại diện cho Nissan Motor Co., Ltd., Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh (Phạm và Liên danh) đã khiếu nại (lần 1) quyết định nói trên của Cục SHTT vì cho rằng “Innovation that excites” không mô tả sản phẩm đăng ký thuộc Nhóm 12 và có khả năng phân biệt.

Tại kết luận giải quyết khiếu nại số 1579/QĐ-SHTT ngày 04/04/2019 Cục SHTT đã bác bỏ quan điểm của Phạm và Liên danh và giữ nguyên Quyết định số 80309/QĐ-SHTT ngày 24/12/2015.

Không đồng ý với kết luận của Cục SHTT, Phạm và Liên danh đã khiếu nại (lần 2) lên Bộ Khoa học và Công nghệ, giải trình cơ sở khiếu nại như sau:

(i) Lập luận của Cục SHTT cho rằng nhãn hiệu xin đăng ký “Innovation that excites” có thể là một câu/khẩu hiệu quảng cáo cho tính năng, đặc tính, công nghệ của các sản phẩm đăng ký thuộc Nhóm 12 mà không chỉ ra/dẫn chiếu được đó là tính năng, đặc tính, công nghệ cụ thể nào, bởi vậy kết luận này là không xác đáng. Việc không thể hiện tính năng, đặc tính...của sản phẩm [qua nhãn hiệu] có nghĩa là nhãn hiệu xin đăng ký  “Innovation that excites” không mô tả sản phẩm, và có khả năng phân biệt;

(ii) Vì “Innovation that excites” không mô tả sản phẩm, có khả năng phân biệt, nên không cần thiết phải cung cấp các bằng chứng để chứng minh nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

(iii) Các tài liệu nộp kèm theo đơn xác nhận nhãn hiệu đã được bảo hộ ở Mỹ, New Zealand và một số quốc gia khác, trong đó có các quốc gia mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, là để chứng minh rằng người tiêu dùng ở đó đã chấp nhận “Innovation that excites” là một nhãn hiệu và có khả năng phân biệt.

Ở Việt Nam, “Innovation that excites” đã được sử dụng từ tháng 12/2009 là dấu hiệu để nhận diện công ty Nissan tại các đại lý và trên nhiều sản phẩm và phương tiện quảng cáo, marketing của Nissan.

Với lập luận nói trên, người khiếu nại đã đề nghị Bộ trưởng Bộ KH-CN yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại số 1579/QĐ-SHTT ngày 04/04/2019, Quyết định từ chối bảo hộ số 80309/QĐ-SHTT ngày 24/12/2015 và chấp nhận bảo hộ tổng thể “Innovation that excites” (không bảo hộ riêng “Innovation” tại Việt Nam.

Thụ lý khiếu nại (lần 2) của Phạm và Liên danh Bộ KH-CN đã nhận định rằng, áp dụng quy định tại Điều 74.2(c) trong trường hợp cụ thể này, nhãn hiệu đăng ký là cụm từ tiếng Anh “Innovation that excites”, được trình bày băng phông chữ thường, về ý nghĩa có thể được hiểu là “sự đổi mới/sáng tạo tạo [cho ai đó]cảm giác rất dễ chịu, thích thú hoặc hưng phấn, đặc biệt là về điều sắp diễn ra (“excite” – to make sb feel very pleased,interested or enthusiatic, especially about st that is going to happen – Oxford Dictionary, Oxford University Press, 8th Edition 2010). Như vậy, cụm từ “Innovation that excites” có thể được hiểu là hàm ý tán dương tác động tích cực của sự đổi mới/sáng tạo đối với người tiêu dùng [có được từ việc sử dụng sản phẩm]. “Innovation that excites” không trực tiếp đề cập đến tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký. Về vấn đề này các tài liệu kèm theo đơn trong hồ sơ cũng cho thấy “Innovation that excites” có khả năng phân biệt, được người tiêu dùng nhận biết [như một nhãn hiệu] và được chấp nhận bảo hộ tại nhiều quốc gia, trong đó có các quốc gia  tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

Như vậy, khiếu nại của Nissan là có cơ sở và kết luận của Cục SHTT là chưa thỏa đáng.

Ngày 23/4/2020 Bộ KH-CN đã tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại (đại diện bởi Phạm và Liên danh)  và Cục SHTT - người bị khiếu nại. Kết quả của cuộc đối thoại là các bên đã thống nhất giải quyết khiếu nại theo hướng chấp nhận bảo hộ “Innovation that excites” tổng thể, không bảo hộ riêng “Innovation”, tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó Bộ KH-CN đã ra Quyết định số 1192/QĐ-BKHCN ngày 08/5/2020 giải quyết khiếu nại  (lần 2), theo đó chấp thuận khiếu nại của Nissan, yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ quyết định Quyết định số số 1579/QĐ-SHTT ngày 04/04/2019 và thực hiện việc bảo hộ nhãn hiệu “Innovation that excites” theo Đơn số 4-2013-18029 tổng thể, không bảo hộ riêng “Innovation”. Nếu Nissan không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ KH-CN có thể khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Khiếu nại đã khép lại bằng việc Cục SHTT đã ra Quyết định số 2680/QĐ-SHTT ngày 14/7/2020 thực hiện quyết định nói trên của Bộ trưởng Bộ KH-CN, hủy bỏ quyết định từ chối cấp Giấy CNĐKNH số 80309/QĐ-SHTT ngày 24/12/2015 và tiến hành các thủ tục bảo hộ tổng thể nhãn hiệu  “Innovation that excites”, không bảo hộ riêng “Innovation”./.

Các bài viết khác