Xét xử vi phạm nhãn hiệu ở Phillipines

21/06/2021

Vi phạm nhãn hiệu ở Phillippines có thể được yêu cầu xử lý bằng biện pháp hành chính qua Văn phòng các vấn đề pháp lý của IPOPHL hoặc qua các Tòa án khu vực.

Các tranh chấp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Phillippines có thể được yêu cầu xử lý bằng biện pháp hành chính qua Văn phòng các vấn đề pháp lý (Bureau of Legal Affairs -BLA) thuộc Văn phòng Sở hữu trí tuệ Phillipines (the Intellectual Property of Phillipines –IPOPHL) hoặc qua các Tòa án khu vực (Regionl Trail Court –RTC}. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của nguyên đơn thường là chi phí và thời gian cần thiết liên quan tới tố tụng..

Dưới đây chúng tôi dịch và tóm lược bài báo “Two tests - Supreme Court case law on determining trademark infringement của Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & De Los Angeles”, nhằm cung cấp cho những ai quan tâm về việc đánh giá nhãn hiệu vi phạm và xét xử ở ở Phillipines.

Hai cách đánh giá - Án lệ của Tòa án tối cao về xác định vi phạm nhãn hiệu

Tòa án tối cao [Phillipines] đã nhiều lần tuyên bố rằng không có quy tắc nào được xác lập để xác định "liệu một nhãn hiệu có tương tự gây nhầm lẫn hay giả mạo nhãn hiệu khác hay không.Mỗi trường hợp phải được quyết định theo các giá trị của riêng nó”(1).

Tuy nhiên, những năm qua, Tòa án tối cao đã áp dụng hai cách đánh giá để xác định một nhãn hiệu có vi phạm nhãn hiệu khác hay không, đó là đánh giá [tính] chủ đạo (dominancy test) và đánh giá [tính] tổng thể (holistic test). Đó là quyết định mang tính bước ngoặt và một số phán quyết của Tòa án tối cao đã trở thành án lệ (2).

Định nghĩa

Đánh giá (tính) chủ đạo được Tòa án tối cao mô tả như sau:

Đánh giá [tính] chủ đạo tập trung vào 'sự giống nhau của các đặc điểm phổ biến hoặc nổi trội của các nhãn hiệu tranh chấp mà chúng có thể gây ra sự nhầm lẫn, sự sai lầm hoặc lừa dối trong tâm trí công chúng mua hàng. Không cần thiết phải xem có sự sao chép hoặc bắt chước hay không. Cũng không yêu cầu phải xem liệu nhãn hiệu nộp đơn xin đăng ký có ý đồ bắt chước hay không. Cái cần cân nhắc nhiều hơn là ấn tượng âm thanh và thị giác mà các nhãn hiệu tạo ra đối với người mua hàng; chú ý ít hơn các yếu tố như giá cả, chất lượng, cửa hàng bán hàng và phân khúc thị trường.(3).

Trong khi đó, đánh giá [tính] tổng thể được mô tả như sau:

Đánh giá [tính] tổng thể đòi hỏi 'xem xét các nhãn hiệu [sử dụng] cho sản phẩm trong sự toàn vẹn/toàn bộ của chúng, gồm cả nhãn hàng hóa và bao bì, để xác định sự giống nhau gây nhầm lẫn. Con mắt tinh tường của người quan sát không chỉ phải tập trung vào các từ nổi bật mà còn phải tập trung vào các đặc điểm khác có trên cả hai nhãn để từ đó đưa ra kết luận nhãn này có giống với nhãn kia hay không (4).

Các định nghĩa nói trên và việc áp dụng chúng trong thực tế cho thấy, trong hai cách đánh giá, thì đánh giá [tính] tổng thể là nghiêm ngặt hơn. Các án lệ liên quan từ Philippines cho thấy rằng các quyết định của Tòa án tối cao [trên cơ sở] áp dụng đánh giá tổng thể có xu hướng [kết luận] không có sự vi phạm nhãn hiệu, trong khi các quyết định áp dụng cách đánh giá [tính] chủ đạo có xu hướng [kết luận] có sự vi phạm nhãn hiệu. Do đó, đánh giá tổng thể thường thiên vị nhãn hiệu [bị cho là] bắt chước trong nước, trong khi đánh giá [tính] chủ đạo thường thiên vị các thương hiệu quốc tế đã có tên tuổi.

Đành giá [tính] chủ đạo

McDonald's đã dính vào hai vụ kiện vi phạm nhãn hiệu lên Tòa án Tối cao. Một trường hợp liên quan đến vụ kiện vi phạm nhãn hiệu của Tập đoàn McDonald chống lại LC Big Mak Burger, Inc, một tập đoàn trong nước điều hành các cửa hàng thức ăn nhanh và xe bán đồ ăn nhanh bán hamburger và các mặt hàng thực phẩm khác gắn nhãn hiệu BIG MAK. (5) Trong trường hợp này, Tòa án tối cao đã đánh giá [tính] chủ đạo và nhận thấy có khả năng nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu BIG MAK và BIG MAC[1], do đó đưa ra BIG MAK vi phạm:

Đầu tiên, 'Big Mak' nghe giống hệt như 'Big Mac'. Thứ hai, từ đầu tiên trong 'Big Mak' hoàn toàn giống với từ đầu tiên trong 'Big Mac.' Thứ ba, hai chữ cái đầu tiên trong 'Mak' giống với hai chữ cái đầu tiên trong 'Mac.' Thứ tư, chữ cái cuối cùng trong 'Mak', là 'k' phát âm giống với 'c' khi từ 'Mak' được phát âm. Thứ năm, trong tiếng Philippines, ký tự 'k' thay thế 'c' trong chính tả, do đó 'Caloocan; được đánh vần là 'Kalookan'

Tóm lại, về mặt âm thanh thì hai nhãn hiệu giống nhau, với từ đầu tiên của cả hai nhãn hiệu đều giống nhau về mặt ngữ âm, và từ thứ hai của cả hai nhãn hiệu cũng giống nhau về mặt ngữ âm. Về mặt trực quan, hai nhãn hiệu có cả hai từ và sáu chữ cái, với từ đầu tiên của cả hai nhãn hiệu có các chữ cái giống nhau và từ thứ hai có hai chữ cái đầu tiên giống nhau. Về chính tả, xét ngôn ngữ Philippines, ngay cả các chữ cái cuối cùng của cả hai nhãn hiệu đều giống nhau (6).

Hơn nữa, theo Tòa án tối cao, thực tế là bánh hamburger Big Mak nhằm tới các nhóm thu nhập thấp và hamburger Big Mac nhằm vào các nhóm thu nhập trung bình và trên trung bình không loại bỏ khả năng có thể gây nhầm lẫn "vì nhóm thu nhập thấp có thể bị dẫn đến tin rằng bánh hamburger Big Mak là loại bánh hamburger cấp thấp được tiếp thị bởi nguyên đơn"(7). Thêm vào đó, thực tế là nhãn hiệu BIG MAK đã được bị đơn sử dụng trên các sản phẩm thực phẩm không phải là bánh mì kẹp thịt, được bao gói bằng vật liệu plastic (không giống như hộp xốp của McDonald's) và được bán trong các quầy thực phẩm và xe tải di động (không giống như các nhà hàng thức ăn nhanh của McDonald) đã không bào chữa được cho hành vi vi phạm. Trên khía cạnh này, tòa án tuyên rằng:

Chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có thể sử dụng nhãn hiệu của mình trên các sản phẩm cùng loại hoặc tương tự, trong các phân đoạn thị trường khác nhau và ở các mức giá khác nhau tùy thuộc vào các biến thể của sản phẩm cho các phân đoạn cụ thể của thị trường. Tòa án đã công nhận rằng chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký được bảo hộ trong các lĩnh vực sản phẩm và thị trường là sự mở rộng tiềm năng bình thường của hoạt động kinh doanh của mình. (8)

Mặc dù LC Big Mak Burger, Inc. đã ngừng sử dụng nhãn hiệu BIG MAK trên các mặt hàng thực phẩm, họ vẫn tiếp tục sử dụng tên 'LC Big Mak Burger, Inc' trên các quầy hàng thực phẩm và mặt hàng thực phẩm của họ. Điều này đã khiến McDonald's tiếp tục kiện LC Big Mak Burger, Inc một lần nữa vì tội khinh thường, bất tuân phán quyết của tòa. Tuy nhiên LC Big Mak Burger, Inc đã thắng, vì Tòa án Tối cao cho rằng lệnh của tòa là chống lại việc sử dụng nhãn hiệu BIG MAK, chứ không chống việc sử dụng tên công ty LC Big Mak Burger, Inc.(9)

Tranh chấp thứ hai của McDonald's liên quan đến một vụ kiện giữa các bên trong đó McDonald's phản đối việc MacJoy Fastfood Corporation đăng ký nhãn hiệu MACJOY & DEVICE cho gà, bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, mì Ý, palabok (một món mì), tacos, sandwich, halo-halo (một món tráng miệng lạnh ) và bít tết (10). Tòa án tối cao nhận thấy sự giống nhau gây nhầm lẫn "đến mức một người mua bình thường có thể kết luận có mối liên hệ hoặc quan hệ giữa các nhãn hiệu" (11), phán quyết như sau:

Bắt đầu, cả hai nhãn hiệu đều sử dụng logo thiết kế 'M' của công ty và các tiền tố 'Mc' và / hoặc 'Mac' làm đặc điểm nổi bật. Chữ cái đầu tiên 'M' trong cả hai dấu đều nhấn mạnh vào các tiền tố 'Mc' và / hoặc 'Mac' theo cách tương tự mà chúng được mô tả, tức là theo kiểu hình vòm, viết hoa và cách điệu.

.....

Chắc chắn, đó là tiền tố 'Mc', viết tắt của 'Mac', thu hút sự chú ý của công chúng về mặt hình ảnh và âm thanh. Quả thực, từ 'MACJOY' thu hút sự chú ý theo cách tương tự như 'McDonalds,' 'MacFries,' 'McSpaghetti,' 'McDo,' 'Big Mac' và phần còn lại của dấu MCDONALD'S đều sử dụng tiền tố Mc và / hoặc Mac.

....

Bên cạnh đó và quan trọng nhất, cả hai nhãn hiệu này đều được sử dụng trong việc bán các sản phẩm thức ăn nhanh. Không thể chối cãi, đơn đăng ký nhãn hiệu của bị đơn cho nhãn hiệu 'MACJOY & DEVICE' bao gồm các hàng hóa thuộc Nhóm 29 và 30 của Phân loại hàng hóa quốc tế, cụ thể là gà rán, thịt gà nướng, bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, mì Ý, v.v. Tương tự, việc đăng ký nhãn hiệu của nguyên đơn đối với nhãn hiệu MCDONALD'S ở Philippines bao gồm những hàng hóa tương tự nếu không giống với những hàng hóa trong đơn của bị đơn.

.....

Sự khác biệt, cũng như biến thể về phong cách (styles) như hình đầu gà với mũ lưỡi trai và nơ và đôi cánh mọc ở hai bên đầu gà, hình trái tim 'M' và các chữ cái kiểu cách trong 'MACJOY & DEVICE;' trái ngược với chữ 'M' giống như mái vòm và các chữ cái theo phong cách gothic trong nhãn hiệu McDonald's không phải là có tầm quan trọng. Những biến cách nhỏ này bị lu mờ bởi sự xuất hiện của các đặc điểm nổi bật được đề cập ở trên

Nestlé là một thương hiệu quốc tế khác đã được đăng ký bảo hộ bằng đánh giá [tính] chủ đạo. Societe Des Produits Nestlé, SA, một tập đoàn Thụy Sĩ, sử dụng nhãn hiệu MASTER ROAST và MASTER BLEND cho cà phê và chiết xuất cà phê, phản đối việc đăng ký FLAVOR MASTER của Tập đoàn CFC cho cà phê hòa tan. (12) Tòa án tối cao đã áp dụng đánh giá [tính] chủ đạo vì sản phẩm liên quan là một mặt hàng phổ biến và rẻ tiền:

Nó chung, một người mua hàng bình thường không xem xét kỹ lưỡng [sản phẩm] như vậy và cũng không có thời gian để làm như vậy. Họ thường mua nhanh và không kiểm tra mọi sản phẩm trên kệ như đang duyệt catalog trong thư viện.

...

Nếu người mua hàng bình thường “vội vã, không kỹ tính' trong việc mua các sản phẩm gia dụng hàng ngày và rẻ tiền như cà phê hòa tan, và bởi vậy sẽ 'ít có xu hướng kiểm tra kỹ các chi tiết cụ thể về điểm tương đồng và khác biệt' giữa hai sản phẩm cạnh tranh, thì khi đó it có khả năng để họ nhận thấy rằng nhãn hiệu FLAVOR MASTER của CFC mang màu cam và mocha trong khi nhãn hiệu của Nestle sử dụng màu đỏ và nâu. Việc áp dụng đánh giá [tính] tổng thể là không phù hợp vì người mua hàng bình thường sẽ không có xu hướng nhận thấy các tính năng cụ thể, điểm tương đồng hoặc điểm khác biệt, coi sản phẩm là một món hàng gia dụng mỗi ngày và rẻ tiền.(13)

Tòa án tối cao đã phán quyết có lợi cho Nestlé vì từ 'MASTER' là điểm đặc trưng, chủ đạo của nhãn hiệu Nestlé:

Từ những bằng chứng có trong tay, đủ cơ sở khẳng định rằng từ MASTER là đặc điểm nổi bật của nhãn hiệu của người phản đối. Từ MASTER được in trên phần giữa của nhãn bằng chữ in đậm gần gấp đôi kích thước của từ ROAST. Hơn nữa, từ MASTER luôn được nhấn mạnh trong các quảng cáo truyền hình, phát thanh và các quảng cáo khác được thực hiện để quảng bá sản phẩm. (14)

Tòa án tối cao cũng quyết định có lợi cho Nestlé trong một vụ kiện liên quan đến xung đột giữa sản phẩm sữa NAN dành cho trẻ sơ sinh và sữa bột NANNY do 5M Enterprises bán. (15) Trong trường hợp này, tòa án đã áp dụng đánh giá [tính] chủ đạo như sau:

Áp dụng đánh giá [tính] chủ đạo trong trường hợp hiện tại, Tòa án nhận thấy rằng 'NANNY' tương tự gây nhầm lẫn với 'NAN'. 'NAN' là đặc điểm phổ biến của dòng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh của Nestle dành cho trẻ nhỏ và người lớn. Nó được viết bằng chữ in đậm và được sử dụng trong tất cả các sản phẩm. Dòng chữ bao gồm PRE-NAN, NAN-H.A., NAN-1 và NAN-2. Rõ ràng, 'NANNY' chứa tính năng phổ biến 'NAN.' Ba chữ cái đầu tiên của 'NANNY' hoàn toàn giống với các chữ cái của 'NAN.' Khi phát âm, hiệu ứng âm thanh của 'NAN' và 'NANNY' là tương tự gây nhầm lẫn. (16)

Đánh giá [tính] tổng thể

Việc sử dụng cách đánh giá tổng thế đã dẫn đến một phán quyết đáng ngạc nhiên trong một vụ kiện giữa các bên, do HD Lee Co, Inc, một nhà sản xuất quần jean Lee khởi kiện. HD Lee Co đã yêu cầu tòa hủy bỏ nhãn hiệu STYLISTIC MR.LEE của Công ty Cổ phần Sản xuất May mặc Emerald đăng ký cho váy, quần jean, áo choàng (blouses), tất, quần sịp, áo khoác, bộ quần áo chạy bộ, váy, quần sooc, áo sơ mi và nội y. (17) Tòa án tối cao đã ra phán quyết có lợi cho sự bắt chước/nhái sở tại:

[Nhãn hiệu] của người khởi kiện là toàn bộ nhãn 'STYLISTIC MR. LEE. '. Mặc dù trên nhãn từ 'LEE' là nổi bật, nhưng nhãn hiệu nên được xem xét như một tổng thể và không tách từng phần một. Sự khác biệt giữa hai dấu hiệu trở nên dễ thấy, đáng chú ý và đủ rõ ràng về bản chất, đặc biệt khi tính đến các biến số sau:

Đầu tiên, các sản phẩm liên quan đến vụ vụ việc chủ yếu là các loại quần jean. Đây không phải là những đồ gia dụng thông thường của bạn như nước sốt cà chua, nước tương, hoặc xà phòng có giá tối thiểu. Quần dài hay quần jean không hề rẻ. Do đó, người mua bình thường có xu hướng thận trọng và suy xét hơn và muốn suy đi nghĩ lại về việc mua sắm của mình.

....

Thứ hai, giống như bia, người tiêu dùng trung bình Philippines thường mua quần jean cho mình theo nhãn hiệu. Anh ta không hỏi nhân viên bán hàng chung chung về quần jean mà yêu cầu cụ thể một chiếc Levis, Guess, Wrangler hay thậm chí là một chiếc Armani. Anh ta, do có hiểu biết ít nhiều và quen thuộc với sở thích của mình sẽ không dễ dàng bị mất tập trung khi mua hàng.

Cuối cùng, phù hợp với các tranh luận nêu trên, phải tin tưởng hơn vào 'người mua bình thường'. Trong vụ việc cụ thể này, người mua bình thường không phải là 'người tiêu dùng hoàn toàn không thận trọng' mà là 'người mua bình thường thông minh' xem xét loại sản phẩm có liên quan. (18)

Tòa án tối cao cũng áp dụng sự đánh giá tổng thể, trích dẫn quyết định của mình trong vụ STYLISTIC MR. LEE, để đảo ngược cáo buộc vi phạm nhãn hiệu liên quan đến quần jean. Trong trường hợp này, Victorio Diaz bị cáo buộc đã bắt chước thiết kế vòng cung, nhãn hiệu hai con ngựa và miếng vá hai con ngựa của quần jean Levi's bằng cách sử dụng LS JEANS TAILORING trên chiếc quần jean mà hãng đang bán. (19) Không giống như quyết định của mình trong vụ BIG MAK rằng việc bảo hộ nhãn hiệu mở rộng tới việc phát triển tiềm năng kinh doanh thông thường, tòa án nhận thấy điều quan trọng là hàng nhái địa phương được bán trong các cửa hàng may mặc, trong khi quần jean Levi's có giá đắt và được bán trong các trung tâm thương mại và tiệm hàng hiệu:

Quần dài (maong pants) hoặc quần jean do Levi's Philippines sản xuất và bán, trong đó có LEVI'S 501, rất phổ biến ở Philippines. Công chúng tiêu dùng biết rằng các quần jean LEVI'S 501 chính hãng là của một thương hiệu nước ngoài và khá đắt tiền. Những chiếc quần jean như vậy chỉ có thể được mua trong các trung tâm thương mại hoặc tiệm hàng hiệu, dưới dạng “mặc liền” (“ready-to-ware”) và không có sẵn ở các cửa hàng may đo như của Diaz cũng như không kiếm được trên cơ sở ' đặt hàng'. Trong hoàn cảnh đó, công chúng tiêu dùng có thể dễ dàng phân biệt quần jean LEVI'S 501 là hàng hiệu, hay hàng nhái, hay được sản xuất bởi các thương hiệu quần jean khác.

...

Diaz đã sử dụng nhãn hiệu 'LS JEANS TAILORING' cho những chiếc quần jean mà anh ấy sản xuất và bán trong các cửa hàng may đo của mình. Nhãn hiệu của anh ấy khác biệt về hình ảnh và âm thanh với nhãn hiệu 'LEVI STRAUSS & CO' xuất hiện trên miếng dán ở đai quần jean chính hãng dưới nhãn hiệu LEVI'S 501. Từ 'LS' không thể bị nhầm lẫn như một phái sinh từ 'LEVI STRAUSS' do 'LS' được kết nối với từ 'TAILORING', do đó gợi ý công khai rằng quần jean mang nhãn hiệu 'LS JEANS TAILORING' đến từ hoặc được mua từ các cửa hàng may đo của Diaz, không phải từ các trung tâm thương mại hoặc cửa hàng bán quần jean LEVI'S 501 nguyên bản cho công chúng tiêu dùng.

....

Bên công tố cũng cáo buộc bị cáo đã bắt chước “hình hai con ngựa' của nguyên đơn - người khiếu nại - nhưng bằng chứng sẽ cho thấy không có hình này trong những chiếc quần jean bị thu giữ. Thay vào đó, những gì được trình bày là 'hình con trâu.' Xin nhắc lại, ngựa và trâu là hai con vật khác nhau mà khách hàng bình thường có thể dễ dàng phân biệt được.

...

Bên công tố còn cho rằng dải vải [tag] màu đỏ đã được bị cáo sao chép. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy rằng tag màu đỏ sử dụng bởi người khiếu nại in chữ 'LEVI'S' trong khi của bị cáo là chữ 'LSJT' có nghĩa là LS JEANS TAILORING. Một lần nữa, ngay cả một khách hàng bình thường cũng có thể phân biệt LEVI'S với LSJT.

...

Xét về phân loại khách hàng và kênh thương mại, sản phẩm quần jean của người khiếu nại và sản phẩm quần jean của bị cáo phục vụ cho các tầng lớp khác nhau và lưu thông qua các kênh thương mại khác nhau. Khách hàng của người khiếu nại thuộc nhóm thị trường loại A và B, trong khi của bị cáo là những người thuộc thị trường loại D và E - những người chỉ có khả năng trả 300 Php (khoảng 6,5 USD) cho một chiếc quần may theo đơn đặt hàng. (20) …

Tòa án tối cao cũng áp dụng đánh giá tổng thể để giải quyết tranh chấp giữa nhãn hiệu MARK VII của Philip Morris, Inc với MARK TEN và MARK của Fortune đối với thuốc lá. (21) Như trong vụ Nestlé MASTER, tranh chấp liên quan đến một từ chủ đạo; tuy nhiên, lần này Tòa án Tối cao không tìm thấy sự giống nhau gây nhầm lẫn giữa các nhãn này:

Sau khi so sánh các nhãn hiệu liên quan một cách tổng thể như chúng được gắn lên sản phẩm, Tòa phúc thẩm (Court of Appeal – CA) kết luận rằng những phần khác biệt nổi bật là đủ rõ để cảnh báo bất kỳ người mua nào rằng nhãn hiệu này khác với nhãn hiệu kia. Thật vậy, dù từ MARK, được hiểu là vi phạm, bản thân nó là [thành phần] nổi bật trong các nhãn hiệu MARK VII và MARK TEN của người kiện, nhưng các nhãn hiệu nên được xem xét một cách tổng thể, và không thể bị tách ra từng phần, vì những con con mắt tinh tường sẽ không chỉ tập trung vào từ nổi bật mà còn vào các thành phẩn khác xuất hiện trên nhãn hiệu. Chỉ như vậy, mới có thể đưa ra kết luận liệu một nhãn hiệu này có tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu kia hay không và liệu những khác biệt đó có đủ để đưa ra kết luận như vậy.(22)

Nguồn: Có thể tìm đọc toàn bộ bài báo tại https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=64cef758-1d74-492c-9a98-f41e5b2682d1

Endnotes

(1) Societe Des Produits Nestlé, SA v Ct of Appeals, GR 112012, 4 April 2001.

(2) This article is part of a series on trademark infringement in the Philippines. For the first article in the series, please see "Riding on popularity of foreign brands".

(3) Dy v Koninklijke Philips Electronics, NV, GR 186088, 22 March 2017, citing Skechers USA v Inter Pacific Industrial Trading Corp, GR 164321, 23 March 2011.

(4) Id, citing the same case.

(5) McDonald's Corp v LC Big Mak Burger, Inc, GR 143993, 18 August 2004.

(6) Id.

(7) Id.

(8) Id.

(9) LC Big Mak Burger, Inc v McDonald's Corp, GR 233073, 14 February 2018.

(10) McDonald's Corp v MacJoy Fastfood Corp, GR 166115, 2 February 2007.

(11) Id.

(12) Societe Des Produits Nestlé, SA v Ct of Appeals, GR 112012, 4 April 2001.

(13) Id.

(14) Id.

(15) Societe Des Produits Nestlé, SA v Dy, GR 172276, 8 August 2010.