Trung Quốc: Hướng dẫn xét xử xâm phạm KDCN
Tháng 3/2017 Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố Tóm tắt các vụ án tiêu biểu mang tính hướng dẫn lần thứ 16, bao gồm mười vụ án về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Ba trong số đó liên quan đến vi phạm bằng sáng chế. Dưới đây là vụ xâm phạm Bằng sáng chế kiểu dáng công nghiệp (Patent KDCN) - Vụ án hướng dẫn số 85: Công ty Grohe AG tranh chấp với Công ty Zhejiang Jianlong Sanitary Ware Co., Ltd.
Quan điểm về phạm vi bảo hộ của patent KDCN, đặc biệt nhận định khả năng bảo hộ của các dấu hiệu mang tính chức năng rất đáng được quan tâm trong bối cảnh Dự thảo Luật SHTT sửa đổi [Việt Nam] có đề xuất thay đổi một số quy định về KDCN, gồm cả phạm vi bảo hộ.
1. Xét xử tại các Tòa án cấp dưới
Grohe AG (sau đây gọi là “Grohe”) là chủ sở hữu Patent KDCN [Trung Quốc] số CN200930193487.X mang tên “Đầu vòi hoa sen cầm tay” (sau đây gọi là “Patent đang tranh chấp”). Vào tháng 11/2012, Grohe đã khởi kiện vụ kiện tranh chấp patent chống lại Công ty TNHH Vệ sinh Jianlong (sau đây gọi là "Jianlong") tại Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang (sau đây gọi là "Tòa sơ thẩm"), nêu rõ rằng dòng sản phẩm bồn tắm Liya do Jianlong sản xuất, tiếp thị và quảng cáo (sau đây được gọi là "Sản phẩm của Bị đơn"), vi phạm patent đang tranh chấp. Grohe yêu cầu tòa án ra lệnh Jianlong dừng ngay các hoạt động vi phạm patent của họ, tiêu hủy các sản phẩm và khuôn mẫu liên quan để sản xuất và bồi thường Grohe 200.000 NDT về thiệt hại kinh tế.
Tòa sơ thẩm kết luận rằng Jianlong không vi phạm patent đang tranh chấp và bác yêu cầu của Grohe. Grohe sau đó đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang (sau đây gọi là "Tòa án thứ hai"/phúc thẩm ) chống lại phán quyết của Tòa án sơ thẩm. Tòa án phúc thẩm lại cho rằng Jianlong đã vi phạm patent KDCN của Grohe. Jianlong không đồng ý với quyết định này và đệ đơn lên Tòa án Tối cao yêu cầu xét xử lại.
2. Xét xử tại Toà án tối cao
Theo quy định tại Điều 11 của văn bản "Giải thích một số câu hỏi của Tòa án nhân dân tối cao về áp dụng pháp luật trong tranh chấp vi phạm patent, để xác định các KDCN liên quan là giống nhau hay tương tự thì tòa án phải căn cứ vào các đặc điểm thiết kế của KDCN đã được cấp patent và các đặc điểm thiết kế của sản phẩm bị cáo buộc vi phạm, tiến hành phân tích toàn diện về hiệu ứng hình ảnh tổng thể. Tòa án không nên xem xét một đặc điểm thiết kế chủ yếu dựa trên chức năng kỹ thuật của nó. Thông thường, các yếu tố sau đây đóng góp nhiều nhất vào hình ảnh tổng thể của KDCN: (1) phần sản phẩm có thể nhìn thấy rõ ràng trong sử dụng bình thường và (2) đặc điểm thiết kế giúp phân biệt KDCN được cấp patent với KDCN hiện có. Do đó, có hai vấn đề chính trong trường hợp này là: (a) đặc điểm thiết kế nào phân biệt KDCN được cấp patent với KDCN hiện có và (b) liệu Sản phẩm của Bị đơn có nằm trong phạm vi bảo hộ của patent KDCN hay không (xem hình bên dưới - KDCN được bảo hộ/khối hình màu xám và Sản phẩm của Bị đơn/khối hình màu đỏ).
.PNG)
Sau khi so sánh, Tòa án Tối cao kết luận rằng mặc dù Sản phẩm của Bị đơn sử dụng có đầu phun nước với thiết kế rất giống với KDCN được đề cập trong patent đang tranh chấp, nhưng các đặc điểm thiết kế của tay cầm, phần kết nối giữa đầu phun và tay cầm, cũng như các đặc điểm thiết kế khác vừa có thể nhìn thấy rõ trong sử dụng bình thường và lại phân biệt được rõ ràng với KDCN được bảo hộ bởi patent đang tranh chấp .
Ngoài ra, KDCN của patent đang tranh chấp có nút ấn nghiêng, trong khi Sản phẩm của Bị đơn không có. Tòa án tối cao không đồng ý với Tòa án phúc thẩm về vấn đề liệu có coi nút ấn có phải là một tính năng thiết kế chức năng hay không. Tòa phúc thẩm kết luận rằng nút nhấn là một tính năng thiết kế chức năng, vì vậy họ không xem xét sự đóng góp của nó vào ấn tượng thị giác tổng thể của sản phẩm. Ngược lại, Tòa án Tối cao kết luận rằng một đặc điểm thiết kế chức năng là đề cập đến một đặc tính được thiết kế để phục vụ chức năng của một sản phẩm, và sẽ không xét bất kỳ yếu tố thẩm mỹ nào từ quan điểm của người tiêu dùng bình thường.
Trong trường hợp này, không nghi ngờ gì nữa, nút ấn chính là công tắc được sử dụng để điều khiển dòng nước. Tuy nhiên, dù công tắc được lắp trên tay cầm của vòi sen, hình dạng của công tắc có thể khác nhau. Do đó, Tòa án Tối cao kết luận rằng nút nhấn không chỉ là một thiết kế mang tính chức năng. Việc vòi hoa sen cầm tay có nút ấn /hay không cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm hình ảnh tổng thể của người tiêu dùng đối với sản phẩm. Do Sản phẩm của Bị đơn không thiết kế nút ấn, không giống kiểu dáng được cấp patent, nên Sản phẩm của Bị đơn không bao gồm tất cả các đặc điểm thiết kế của kiểu dáng được cấp patent đang tranh chấp.
Tòa án tối cao kết luận rằng Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét và đánh giá cẩn thận đặc điểm bố trí của các lỗ phun nước tại đầu phun của KDCN được bảo hộ. Tòa án phúc thẩm đã không phân tích các đặc điểm thiết kế khác của KDCN được đề cập trong patent đang bị tranh chấp, đó là các đặc điểm thiết kế có thể nhìn thấy rõ ràng trong việc sử dụng bình thường của vòi hoa sen, các đặc điểm đó có thể phân biệt thiết kế của Sản phẩm của bị đơn và kiểu dáng được bảo vệ bởi patent đang tranh chấp. Do đó, Tòa án tối cao đã phán quyết rằng quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm là sai lầm và cho rằng quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm là phù hợp.
3. Bình luận
Bài học có thể rút ra từ Vụ án hướng dẫn này là nếu sản phẩm bị kiện trong một vụ vi phạm KDCN không bao gồm tất cả các đặc điểm thiết kế/tạo dáng của KDCN đã được cấp patent, thì tòa án thường cho rằng sản phẩm được đề cập và KDCN được cấp patent không phải là giống nhau hoặc tương tự.
Đối với việc xác định xem một đặc điểm [của KDCN] có phải chỉ mang tính chức năng hay không (ví dụ, nút nhấn trong vụ nói trên), một đặc điểm không nên được coi là chức năng chỉ vì nó thực hiện một chức năng cụ thể hoặc có các tính năng kỹ thuật cụ thể. Thay vào đó, việc xác định phải căn cứ vào việc liệu người dùng thông thường có cho rằng đặc điểm đó được thiết chỉ do một chức năng cụ thể và không cần phải xem xét khía cạnh thẩm mỹ của nó. Ngoài ra, một đặc điểm thiết kế theo chức năng sẽ không có tác động đáng kể đến ấn tượng thị giác tổng thể. Cần lưu ý rằng để xác định xem một dấu hiệu thiết kế có cả tính chất chức năng và đặc điểm mỹ thuật có ảnh hưởng đến ấn tượng thị giác tổng thể hay không, cần phải phân tích mức độ mỹ thuật của thiết kế đó. Tính mỹ thuật càng cao càng có thể ảnh hưởng đến ấn tượng thị giác tổng thể và ngược lại.