Logo

Vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu hủy quyết định cá biệt

24/06/2020
Ngày 24/12/21019, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc phúc thẩm vụ kiện trên và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Nội dung chính: Không trung thực trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; Chấp nhận đơn và  cấp Văn bằng bảo hộ cho Chi nhánh khi không có ủy quyền của Công ty; Sửa đổi nhãn hiệu làm thay đổi bản chất….

I. Tóm tắt sự việc        

1. Ngày 24/02/2003 Chi nhánh Công ty STC nộp Đơn số 4-2003-01139 đăng ký nhãn hiệu “AARDWOLF & hình bản đồ nước Úc ” cho sản phẩm “Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: máy cưa, máy cắt gạch….” Thuộc Nhóm 8.

2.  Ngày 22/3/2004  Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) có QĐ chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn nêu trên với danh mục sản phẩm sau khi điều chỉnh là “máy cưa, máy cắt gạch...” thuộc Nhóm 7;  chủ đơn cũng có đề nghị bỏ hình bản đồ nước Úc ra khỏi nhãn hiệu xin đăng ký .

3. Phản đối đơn: Ngày 16/8/2005  ông James Corbett (ông James) - chủ sở hữu và là đại diện pháp lý của Công ty Herdgraph Pty, Ltd. Ltd nộp đơn cho Cục SHTT phản đối  đơn 4-2003-01139  với lý do cho rằng  ông Nguyễn Nhơn Hòa, chủ sở hữu Chi nhánh Công ty STC đã không trung thực khi nộp đơn. Sau một thời gian xem xét nhưng không thể xác định được là ý kiến phản đối đơn có cơ sở hay không, Cục SHTT có công văn (CV) đề nghị Herdgraph Pty, Ltd, trong thời gian 03 tháng, phải khởi kiện việc phản đối đơn ra Tòa án và báo kết quả xử lý của Tòa án cho Cục SHTT.

Quá thời hạn 03 tháng nêu trong CV nói trên  nhưng Cục SHTT không nhận được thông tin gì từ bên phản đối  về việc nộp đơn tại Tòa án nên đã có CV ngày 20/01/2014 gửi các bên liên quan thông báo rằng đề nghị phản đối đơn số 4-2003-01139 coi như rút bỏ.

4. Cấp VBBH

Ngày 11/3/2015 Cục SHTT ra QĐ số 15003/QĐ-SHTT cấp GCN ĐKNH số 241401 cho Chi nhánh STC, sau đó ra QĐ sửa đổi GCN ĐKNH số 241401 (sửa đổi chủ sở hữu từ Chi nhánh STC thành Công ty STC).

Ngày 18/9/2017 Cục SHTT ra QĐ số 3071/QĐ-SHTT thu hồi các QĐ trên để tiến hành thẩm định lại vì được biết Chi nhánh STC  đã giải thể trước khi được cấp GCN ĐKNH số 241401.

Ngày 29/12/2017 Cục SHTT ra Quyết định số 93658/QĐ cấp GCN ĐKNH số 293941 cho Công ty STC.

II.  Xét xử

Công ty Kỹ nghệ Sói đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân TP. HCM về quyền đối với nhãn hiệu “AARDWOLF” và được Tòa thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số 194/2014/TLST-KDTM ngày 17 tháng 11 năm 2014 về việc “Tranh chấp quyền Sở hữu trí tuệ và yêu cầu hủy Quyết định cá biệt”. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong các ngày 06 tháng 3, ngày 03 tháng 4 và ngày 03 tháng 5 năm 2018, với nội dung chính như sau:

1. Thành phần.

1.1 Hội đồng xét xử sơ thẩm

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Chinh và các Hội thẩm nhân dân;

Thư ký phiên Tòa và Đại diện Viện kiểm sát

1.2 Các bên

- Nguyên đơn: Công ty TNHH Một thành viên Kỹ nghệ Sói (Kỹ nghệ Sói)

- Bị đơn: Công ty STC

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Luật sư Phạm Đại Lợi, Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh

-  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Cục SHTT

Người đại diện hợp pháp: ông Nguyễn Thanh Hồng

2.  Yêu cầu của nguyên đơn

2.1  Yêu cầu Tòa án buộc Công ty STC rút đơn đăng ký NH số 4-2003-1139 đã nộp tại Cục SHTT ngày 24/02/2003 vì STC đã có biểu hiện không trung thực khi nộp đơn, tóm tắt như sau:

Ông James đã cùng với anh em ông Nguyễn Nhơn Hòa thành lập công ty tại Úc có tên Abaco Machines Pty Ltd vào năm 1995. Do bất đồng nên ông James bán cổ phần của mình ở công ty cho anh em ông Hòa. Sau đó, ông James thành lập Công ty ABACO EQUIPMENT PTY LTD để tiếp tục kinh doanh. Ông James nghĩ ra một tên kinh doanh khác là “Aardwolf” và đăng ký tên kinh doanh này tại Úc vào ngày 28/01/2003 và nộp đơn đăng ký NH tại Úc thông qua pháp nhân Hergraph vào ngày 26/02/2003. Đồng thời Hergraph tiếp tục đăng ký NH “Aardwolf’ tại Việt Nam vào ngày 26/08/2003 và được hưởng ngày ưu tiên là ngày nộp đơn tại Úc - 26/02/2003 (đơn này đã chuyển giao cho Công ty Kỹ nghệ Sói).

Là đối thủ cạnh tranh, dự đoán ông James sẽ tiến hành nộp đơn nên Chi nhánh Công ty STC của ông Hòa đã nộp đơn trước tại Việt Nam nhưng việc nộp đơn này có dấu hiệu không trung thực vì thực tế NH Aardwolf chỉ do Công ty  Kỹ nghệ Sói sử dụng và đã được các nước Châu Âu, Hoa kỳ, Canada …cấp VBBH. Công ty STC chỉ sử dụng NH “Abaco” mà không sử dụng NH “Aardwolf” chứng tỏ STC nộp đơn đăng ký NH “Aardwolf’ chỉ để cạnh tranh không lành mạnh.

2.2  Đề nghị tòa án tuyên hủy QĐ 93658 ngày 29/12/2017 của Cục SHTT về việc cấp GCNĐKNH cho STC vì đây là QĐ hành chính cá biệt trái pháp luật do được ban hành không đúng thủ tục qui định, lý do:

- Chi nhánh STC nộp đơn số đơn 4-2003-1139 mà không có văn bản ủy quyền của STC nhưng Cục SHTT vẫn chấp nhận đơn hơp lệ là không phù hợp với quy định tại Điều 14 , Điều 15 NĐ 63/CP, do đó STC không có  quyền nộp đơn.

- NH đã được sửa chữa làm thay đổi bản chất. NH đăng ký ban đầu có hình bản đồ nước Úc  nhưng STC đã có đơn xin loại bỏ, khi cấp VBBH thì không có hình bản đồ. Đơn cũng sửa từ nhóm 8 thành nhóm 7 mà không có yêu cầu của người nộp đơn. Vì vậy, đơn của STC phải đăng ký lại theo Điều 13 của TT 3055 .

- Dù biết Tòa án đang giải quyết tranh chấp mà ngày 29/12/2017 Cục SHTT vẫn ban hành QĐ 93658 cấp GCNĐKNH cho STC là không phù hợp.

3. Nhận định của Hội đồng xét xử

3.1 Xét, đánh giá các yêu cầu của nguyên đơn

3.1.1 Yêu cầu tòa tuyên bố buộc Công ty STC rút đơn đăng ký NH “Aardwolf, hình” số 4-2003-01139 vì Công ty STC không trung thực, lý do

(i) Ông James đã đăng ký tên kinh doanh “Aardwolf” tại Úc ngày 28/01/2003 (trước khi Công ty STC nộp đơn NH “Aardwolf” tại Việt Nam);

(ii) NH “Aardwolf” của nguyên đơn đã được đăng ký bảo hộ tại Mỹ, Cộng đồng chung Châu Âu, Canada; và

(iii) Công ty STC không sử dụng NH “Aardwolf”.

Nhận xét của Hội đồng xét xử:

(i) Căn cứ vào Công ước Paris thì tên kinh doanh “Aardwolf” do cá nhân ông James đăng ký tại Úc không phải là đối tượng để NH đăng ký tại Việt Nam được hưởng quyền ưu tiên. Công ty Hergraph nộp đơn đăng ký NH “Aardwolf” số 4-2003-07360  tại Việt Nam vào ngày 26/08/2003 và  đơn này đã được hưởng ngày ưu tiên là 26/02/2003 do Hergraph nộp đơn NH vào ngày đó tại Úc nhưng vẫn sau ngày nộp đơn NH của Công ty STC. Công ty Hergraph  đã chuyển giao đơn NH “Aardwolf” số 4-2003-07360 cho Công ty Kỹ Nghệ Sói vào năm 2013, Hợp đồng chuyển giao  chỉ thế hiện việc chuyển giao đơn, nên trình bày của người đại diện Cục SHTT tại tòa xác định nguyên đơn chỉ là người kế thừa các quyền và nghĩa vụ của chủ đơn đối với đơn số 4-2003-07360, không phải là người kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty Hergraph hoặc của ông James là có cơ sở. Do đó Hội đồng xét xử xét thấy nguyên đơn không thể căn cứ vào quan hệ của cá nhân ông James  và ông Hòa để cho rằng Công ty STC có hành vi “không trung thực” khi nộp đơn đăng ký NH;

Nguyên đơn không xuất trình được chứng cứ chứng minh đã sử dụng NH “Aardwolf” tại Việt Nam trước thời điểm Công ty STC đăng ký NH “Aardwolf” cũng như không xuất trình được chứng cứ chứng minh Công ty STC biết việc ông James đã đăng ký tên kinh doanh tại Úc nên đã thực hiện việc nộp đơn trước tại Việt Nam để cạnh tranh không lành mạnh;

(ii). Ông James đã thừa nhận các đơn đăng ký NH “Aardwolf “ của nguyên đơn tại Hoa Kỳ, Cộng đồng chung Châu Âu và Canada đều nộp đơn sau ngày STC nộp đơn đăng ký NH “Aardwolf, hình” số 4- 2003-01139 tại Việt Nam, do đó việc nguyên đơn đã được bảo hộ NH tại các nước nêu trên không có giá trị chứng minh nguyên đơn đã sử dụng NH “Aardwolf’ trước tại Việt Nam;

(iii).Điều 14.2.a  của NĐ 63/CP cho phép chủ thế đăng ký NH có thế nộp đơn đăng ký NH mà mình lựa chọn để hưởng ngày ưu tiên trước khi tiến hành sản xuất kinh doanh sản phấm mang NH xin đăng ký, do đó dù Công ty STC chưa sử dụng NH “Aardwolf” nhưng nộp đơn xin đăng ký NH trước khi sử dụng vẫn phù hợp.

3.1.2  Yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu hủy QĐ số 93658/QĐ- SHTT về việc cấp GCNĐKNH số 293941 bảo hộ NH “AARDWOLF, hình” cho Công ty STC:

(i).Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành QĐ số 93658/QĐ- SHTT:

Ngày 18/9/2017 Cục SHTT ban hành QĐ số 3701/QĐ-SHTT về việc thu hồi QĐ số 15003/QĐ-SHTT  về việc cấp GCNĐKNH cho chi nhánh Công ty STC và QĐ số 54480/QĐ-SHTT về việc sửa đối GCNĐKNH, sau đó ngày 29/12/2017 Cục SHTT ban hành QĐ số 93658/QĐ-SHTT về việc cấp GCNĐKNH cho Công ty STC.

Đây là các QĐ hành chính trong lĩnh vực SHCN, QĐ này được ban hành đúng trình tự, thủ tục và đúng thấm quyền được quy định tại Điều 23 của NĐ số 63/CP và Điều 36 của NĐ số 103/2006/NĐ-CP;

(ii). Về việc Chi nhánh Công ty STC nộp đơn đăng ký NH Aardwolf không có văn bản ủy quyền của STC:

Chi nhánh công ty STC hoạt động theo Giấy chứng nhận số 4112008308 do Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/06/2002, quy định chi nhánh “Hoạt động theo ủy quyền của Công ty STC” .Ông Nguyễn Nhơn Hòa là người đại diện chi nhánh đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty STC, theo qui định tại Điều 153 Bộ luật Dân sự 1995, ông Hòa có thẩm quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của Công ty STC. Chi nhánh Công ty STC nộp đơn đăng ký NH “Aardwolf” số 4-2003-01139 theo văn bản ủy quyền (đại diện) ngày 09/12/2002 do ông Hòa ký và đóng dấu Chi nhánh. Do đó việc Chi nhánh công ty STC nộp đơn đăng ký NH “Aardwolf’ là đúng theo quy định tại Điểm 3.3 TT số 3055.  Mặt khác, theo Điều 92.5 Bộ luật Dân sự 2005,  các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ việc nộp đơn đăng ký NH “Aardwolf, hình” do Chi nhánh xác lập đều thuộc về Công ty STC. Chính vì thế, việc Chi nhánh chấm dứt hoạt động thì Công ty STC là người kế thừa hợp pháp NH “Aardwolf, hình”.  Do đó, việc Cục SHTT ban hành QĐ số 93658/QĐ-SHTT ngày 29/12/2017 về việc cấp GCNĐKNH số 293941 cho Công ty STC là phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm nộp đơn;

(iii). Về giải trình của đại diện Cục SHTT tại phiên tòa nhận thấy việc sửa nhóm hàng hóa  từ Nhóm 8 sang Nhóm 7 và việc điều chỉnh mẫu NH (bỏ hình bản đồ nước Úc ra khỏi nhãn hiệu ) của đơn đăng ký NH “Aardwolf” số 4-2003-01139 của STC không làm thay đổi bản chất của đối tượng SHCN trong đơn nên Cục SHTT không buộc STC phải nộp đơn mới là đúng theo qui định tại Điều 13.4 TT 3055, việc nguyên đơn cho rằng việc sửa chữa này làm mở rộng phạm vi bảo hộ nên STC phải nộp đơn mới và mọi thủ tục phải được tiến hành lại từ đầu là không đúng;

(iv). Về trình bày của nguyên đơn cho rằng Cục SHTT biết Tòa án đang thụ lý vụ án nhưng vẫn cấp VBBH theo QĐ số 15003/QĐ-SHTT ngày 11/3/2015 cho bị đơn và sau đó lại tiếp tục ban hành Quyết định 93658/QĐ-SHTT để cấp GCNĐKNH số 293941 cho STC là không phù hợp. Hội đồng xét xử nhận thấy  nguyên đơn không chứng minh được Cục SHTT biết việc khởi kiện vụ án và đã được Tòa án thụ lý giải quyết. Cục SHTT đã thực hiện đúng qui định tại Điểm 6 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, ấn định cho bên phản đối đơn thời hạn 3 tháng để nộp đơn yêu cầu tòa giải quyết nhưng nguyên đơn không thực hiện trong thời hạn qui định do đó  trình bày của nguyên đơn không có cơ sở để chấp nhận.

3.2.Tuyên xử:

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty Kỹ Nghệ Sói yêu cầu Công ty STC rút đơn đăng ký NH “Aardwolf, hình” số 4-2003-01139 đã nộp tại Cục SHTT ngày 24/2/2003.

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty Kỹ Nghệ Sói yêu cầu hủy QĐ số 93658/QĐ-SHTT ngày 29/12/2017 của Cục SHTT về việc cấp GCNĐKNH số 293941 bảo hộ NH “AARDWOLF, hình” cho Công ty STC.

4. Phiên Toà phúc thẩm:

Ngày 24.12.21019, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc phúc thẩm vụ kiện trên do kháng cáo của nguyên đơn. Kết quả: Bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(NTH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác