Trung Quốc: Vi phạm nhãn hiệu gây nhầm lẫn ngược về nguồn gốc hàng hóa và phán quyết của Tòa án

Giới thiệu: Thông thường, hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu xuất phát từ nguy cơ gây nhầm lẫn khiến người tiêu dùng lầm tưởng hàng hóa của bên xâm phạm có nguồn gốc từ chủ sở hữu của nhãn hiệu được bảo hộ .

Trong vụ việc này Chủ nhãn hiệu được bảo hộ khởi kiện ra Tòa về việc Bị đơn sử dụng nhãn hiệu tương tự làm người tiêu dùng nhầm lẫn rằng nhãn hiệu được bảo hộ chính là nhãn hiệu của bị đơn (nhầm lẫn ngược - reverse confusion ), do vậy đây cũng  là hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu được bảo hộ.Tuy nhiên các cấp Tòa đã bác đơn khởi kiện này.

1. Sự việc

1.1 Các bên trong vụ việc.

(i) Nguyên đơn

Ngày 7 tháng 2 năm 1999, Nhà máy Túi xách Thủ công Sán Đầu Jianfa ( Jianfa) đã đăng ký nhãn hiệu  cho các sản phẩm  “túi xách, túi xách, v.v.”. thuộc Nhóm 18. Jianfa  bắt đầu bán ví và các mặt hàng thủ công khác vào năm 1993 và đã thực hiện một hoạt động xuất khẩu nhỏ nhưng ổn định. quần áo, ví và các hàng hóa tương tự được trang trí bằng ngọc trai dưới nhãn hiệu chữ từ Trung Quốc đến Trung Đông, Hy Lạp và Nhật Bản.

Vào năm 2015, Jianfa phát hiện ra rằng  công ty Micheal Kors International GMBH (Kors ) đang sử dụng các nhãn hiệu sau:

Vào tháng 2 và tháng 8 năm 2015, Jianfa đã nộp đơn đăng ký các nhãn hiệu sau vào nhóm 18 (H. 3):

(ii) Bị đơn

Bị đơn - MICHAEL KORS (THỤY SĨ) INTERNATIONAL GMBH đã tạo logo  vào năm 2000,  trên cơ sở các chữ cái đầu tiên của tên công ty và logo vào năm 2007, sau đó sử dụng các dấu hiệu/logo này trên túi xách.

Michael Kors gia nhập thị trường Trung Quốc vào năm 2011 và ngay lập tức bắt đầu sử dụng các nhãn hiệu MK (H.1) trên túi xách của mình. Tính đến tháng 12/2016, Michael Kors đã mở 85 cửa hàng truyền thống trên khắp Trung Quốc và bán túi xách và quần áo của mình thông qua các cửa hàng Thương mại điện tử của bên thứ ba, bao gồm www.jd.com, www.tmall.com, www.yhd. com, www.amazon.cn, www.suning.com và www.kaola.com. Thông qua các cửa hàng và hoạt động tiếp thị,  Michael Kors và logo MK đã trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc.

Năm 2013, Michael Kors đã được đăng ký nhãn hiệu “MK MICHAEL KORS” cho hàng hóa ‘rương [hành lý]; vali du lịch; ba lô; vali; ô dù; túi xách; ví; ví da' thuộc Nhóm 18 ở Trung Quốc, sau khi khiếu nại thành công quyết định của Cơ quan  Nhãn hiệu Trung Quốc  từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu  này nộp năm 2003.

Do Jianfa đã đăng ký trước nhãn hiệu  tại Trung Quốc, Michael Kors đã chọn không nộp đơn đăng ký nhãn hiệu MK cho Nhóm 18 (bao gồm túi xách làm bằng da và giả da) tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Michael Kors vẫn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu MK trên tất cả các sản phẩm của mình, bao gồm cả túi xách.

1.2 Chuẩn bị khởi kiện

Trước khi nộp đơn khởi kiện ra tòa, Nguyên đơn đã lên kế hoạch tỉ mỉ với một loạt các hành vi sau:

- Đã thực hiện thủ tục hủy bỏ hiệu lực đối với nhãn hiệu “MK MICHAEL KORS” (số đăng ký: 3603887; Nhóm 18) của MICHAEL KORS, với mục đích qua sự bào chữa của MICHAEL KORS sẽ thu được các thông tin về bán hàng, doanh thu liên quan đến các sản phẩm mang nhãn hiệu MICHAEL KORS và coi các thông tin đó là cơ sở khiếu kiện, mặc dù  đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực đã bị bác vì Tòa án có thẩm quyền xác nhận rằng nhãn hiệu “MK MICHAEL KORS” khác biệt với  nhãn hiệu của Nguyên đon;

- Dựa vào nhãn hiệuđược bảo hộ để tiến hành các thủ tục hành chính và khởi kiện dân sự đối với các cửa hàng quy mô nhỏ bán các sản phẩm của MICHAEL KORS để  nhận được quyết định xử phạt hành chính và bản án dân sự hoặc giấy hòa giải, nhằm hỗ trợ cáo buộc của Nguyên đơn rằng nhãn hiệu của cả hai bên là tương tự gây nhầm lẫn;

- Đã yêu cầu Michael Kors ngừng sử dụng các nhãn hiệu MK cho túi xách vì họ đã đăng ký trước  ở Trung Quốc một nhãn hiệu tương tự là . Michael Kors từ chối ngừng sử dụng nhãn hiệu của mình, chỉ ra rằng họ sở hữu đăng ký nhãn hiệu của Trung Quốc đối với nhãn hiệu MK cho các hàng hóa liên quan, bao gồm "dây đeo chìa khóa" và "đồ thủ công làm bằng kim loại" trong Nhóm 6 (bao gồm các phụ kiện kim loại).

- Vào năm 2015, Jianfa đã thu được bằng chứng về sự nhầm lẫn ngược, được hiểu là  trường hợp mà sự nhầm lẫn của người tiêu dùng xảy ra do nhãn hiệu của người sử dụng sau/thứ hai có sức hút mạnh hơn (cụ thể, trong trường hợp này là Michael Kors) so với nhãn hiệu thuộc sở hữu của người sử dụng trước/thứ nhất (tức là Jianfa), và rằng người sử dụng thứ hai đã đạt được thành công thương mại lớn hơn người sử dụng nhãn hiệu thứ nhất. Người tiêu dùng thường chỉ biết đến nhãn hiệu của người sử dụng thứ hai và cho rằng các nhãn hiệu đó (và cả các nhãn hiệu tương tự) mới là dấu hiệu chỉ xuất xứ hàng hóa.Tuy nhiên khi có tranh chấp người sử dụng thứ nhất thường chiếm ưu thế về pháp lý (do sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ).

2. Xét xử tại các tòa cấp dưới

2.1 Tòa án Trung cấp Hàng Châu

Vào ngày 09/01/2017Jianfa đã kiện Michael Kors tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu vì cố ý vi phạm nhãn hiệu nhãn hiệu MK được bảo hộ của mình bằng việc sử dụng hàng loạt dấu hiệu MK. Vụ kiện tập trung vào việc tranh chấp giữa các bên về việc sử dụng các nhãn hiệu sau:
(nhãn hiệu của JF Factory ở trên và của Michael Kors ở bên dưới hình)

Jianfa yêu cầu Michael Kors bồi thường thiệt hại với số tiền khoảng 14.000.000 đô la Mỹ và 300.000 đô la Mỹ khác từ các nền tảng thương mại điện tử (mà họ cho biết phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc góp phần tham gia thực hiện hành vi vi phạm ). Số tiền bồi thường dựa vào doanh thu từ năm 2014 đến năm 2016 của Michael Kors tại Trung Quốc. Tòa án Trung cấp Hàng Châu (xử sơ thẩm) đã ra phán quyết có lợi cho Michael Kors.

2.2 Tòa án cấp cao Chiết Giang

Xem xét quyết định mới ban hành của tòa án cấp dưới, Tòa án cấp  cao Chiết Giang (năm 2018) ban đầu kết luận, giống như cấp dưới, rằng mặc dù các nhãn hiệu gần như giống hệt nhau về hình thức và âm thanh, nhưng yếu tố còn lại đều được cân nhắc dựa trên kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của người tiêu dùng. Cụ thể, Tòa án cấp cao Chiết Giang đã phát hiện ra một thực tế (một lần nữa, giống như tòa án trung cấp Hàng Châu)  rằng Jianfa  đã nhắm mục tiêu đến những người tiêu dùng muốn mua hàng thủ công Trung Quốc, chẳng hạn như những chiếc ví thêu ngọc trai mang nhãn hiệu của Jianfa. Ngược lại, Michael Kors nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng Trung Quốc muốn mua các sản phẩm sang trọng, mang nhãn hiệu phương Tây (túi của Michael Kors có giá từ 180 đến 550 đô la Mỹ mỗi chiếc ở Trung Quốc, đắt hơn nhiều so với ví phương Đông của Jianfa).

Tòa án cấp cao đã đồng ý với tòa án cấp dưới rằng một người tiêu dùng trung bình ở Trung Quốc sẽ không nhầm lẫn ví ngọc trai của JF Factory với túi hiện đại của Michael Kors chỉ vì cả hai đều sử dụng dấu hiệu  MK. Thật vậy, Tòa án cấp cao cũng đồng ý rằng khách hàng mục tiêu của Michael Kors phần lớn là phụ nữ có thu nhập trên trung bình ở Trung Quốc và do đó sẽ chú ý nhiều hơn khi đưa ra quyết định mua hàng so với công chúng khi mua những chiếc túi xa xỉ.

Điều đáng chú ý là thay vì sử dụng nhãn hiệu mk - đã đăng ký của mình, Jianfa đã cố gắng đăng ký và sử dụng các nhãn hiệu giống nhãn hiệu MK của Michael Kors hơn. Rõ ràng, Nguyên đơn không có ý định chỉ bảo vệ độc quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của mình, mà cố tình theo đuổi và gây nhầm lẫn cho công chúng có liên quan. Tòa án cho rằng mặc dù cần thiết phải bảo vệ quyền nhãn hiệu đã đăng ký của Nguyên đơn, nhưng khi hành vi của Nguyên đơn thể hiện sự thiếu trung thực nhằm gây nhầm lẫn hoặc lừa dối công chúng thì việc bảo vệ quyền nhãn hiệu của Nguyên đơn nên bị hạn chế.

Tuy nhiên, Tòa án cấp cao ít nhất đã cho Ngyên đơn một phần chiến thắng. Mặc dù giữ im lặng (cũng như tòa án sơ thẩm) về việc liệu thực sự có sự nhầm lẫn ngược hay không, nhưng Tòa án cấp cao đã đồng ý với tòa án sơ thẩm, xét về mặt pháp lý, vấn đề giới hạn trong bất kỳ trường hợp nhầm lẫn ngược nào,  là liệu nhãn hiệu của các bên có thể đồng tồn tại trên thị trường mà không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng  hay không?. Và trong trường hợp này, Tòa án cấp cao đã đồng ý với kết luận của tòa án sơ thẩm rằng điều này là có thể, nhưng chỉ khi Michael Kors sử dụng duy nhất dấu hiệu MK trên túi sản phẩm. Do đó, Tòa án cấp cao cho rằng Michael Kors có thể sử dụng dấu hiệu  MK của mình trên túi xách nhưng cùng với  nhãn hiệu “MICHAEL KORS”.

3.Tòa án Nhân dân Tối cao

Nguyên đơn không hài lòng với kết quả xét xử nêu trên và đề nghị thực hiện thủ tục tái thẩm tại Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc. Vào ngày 30/3/2020, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã bác đơn tái thẩm của Jianfa.

3.1 Nội dung đơn đề nghị tái thẩm – Nhầm lẫn ngược

Thông thường, hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu xuất phát từ nguy cơ gây nhầm lẫn khiến người tiêu dùng lầm tưởng hàng hóa của bên xâm phạm có nguồn gốc từ chủ sở hữu thực sự, tức là chủ thể ngay từ đầu tạo ra nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu trước để bảo vệ quyền của mình.

Trong trường hợp này Tòa án phải xem xét đơn kiện do Jianfa đưa ra, rằng Michael Kors đã gây ra một trường hợp “nhầm lẫn ngược”, khi sử dụng các  nhãn hiệu MK giống hệt nhãn hiệu của Jianfa, đã được đăng ký tại Trung Quốc sớm hơn. Do đó, theo lập luận của Jianfa, khi người tiêu dùng mua hàng hóa của Jianfa, họ sẽ lầm tưởng rằng những hàng hóa này có nguồn gốc từ hoặc có liên quan đến Michael Kors và trong những trường hợp như vậy, sự hiện diện của hàng hóa của Michael Kors trên thị trường vi phạm quyền nhãn hiệu của  Jianfa.

3.2 Ý kiến của Tòa

Tòa án đã không chấp nhận những lập luận của Jianfa và thấy rằng Michael Kors đã đạt được mức độ phổ biến cao để người tiêu dùng Trung Quốc không nhầm lẫn hàng hóa của Jianfa là có nguồn gốc từ Michael Kors. Do đó, Tòa án đã tái khẳng định phán quyết của tòa sơ thẩm và tòa phúc  thẩm rằng Michael Kors không vi phạm quyền nhãn hiệu của Jianfa, mặc dù những quyền này xuất hiện sớm hơn so với Đăng ký của Michael Kors tại Trung Quốc, cụ thể như sau:

- Mức độ trùng lặp

Mặc dù Jianfa đã được đăng ký nhãn hiệu  của mình trước , nhưng nhãn hiệu  của Jianfa là sự kết hợp đơn giản của hai chữ cái viết thường "m" và "k", và đặc điểm đặc biệt của nó chỉ được tìm thấy ở khía cạnh đồ họa tổng thể. Đặc biệt, các nhãn hiệu ,  , và của Michael Kors khác với nhãn hiệu của  Jianfa về phong cách thiết kế, do đó các nhãn hiệu nêu trên  không cấu thành các nhãn hiệu giống hệt nhau.

- Sử dụng rộng rãi và khả năng gây nhầm lẫn

Thông qua việc quảng bá và sử dụng rộng rãi và liên tục, các nhãn hiệu của Michael Kors đã đạt được danh tiếng nhất định ở Trung Quốc và các nhãn hiệu này đã thiết lập mối liên hệ với nhãn hiệu “MICHAEL KORS”. Cụ thể, Michael Kors đã sử dụng dấu hiệu MK của mình cùng với nhãn hiệu “gốc” được bảo hộ của công ty là ‘MICHAEL KORS’ đủ để phân biệt nguồn gốc hàng hóa tương ứng của các bên.

Bằng chứng do Jianfa đưa ra không đủ để cho thấy rằng nhãn hiệu của Jianfa đã đạt được sự khác biệt và danh tiếng cao thông qua việc sử dụng, mặc dù nhãn hiệu đã được đăng ký vào năm 1999, hầu hết các sản phẩm đã được xuất khẩu và những sản phẩm được phân phối tại Trung Quốc quá ít về số lượng để hỗ trợ danh tiếng của nhãn hiệu tại thị trường nội địa. Vì hàng hóa của Jianfa có giá thấp và chủ yếu được xuất khẩu ra bên ngoài Trung Quốc nên đối tượng khách hàng mục tiêu của Jianfa khá là khác so với Michael Kors là các sản phẩm của chủ thể này được bán trong các cửa hàng độc quyền của Trung Quốc với giá cao.

Nhìn chung, việc Michael Kors sử dụng nhãn hiệu của mình khó có thể khiến khách hàng lầm tưởng rằng hàng hóa của Jianfa có nguồn gốc từ Michael Kors.

- Về dụng ý xấu

Tòa án đã bác bỏ cáo buộc rằng Công ty Michael Kors có dụng ý xấu.Trên thực tế, "MK" được coi là từ viết tắt của "Michael Kors", cả hai đều được sử dụng trong các kênh bán hàng từ năm 2011, khi Công ty gia nhập thị trường Trung Quốc và nhờ việc sử dụng quy mô lớn, "MK" đã được công nhận  bởi công chúng có liên quan  như là từ viết tắt của nhãn hiệu  "Michael Kors". Cũng theo Tòa án, Jianfa bắt đầu sử dụng nhãn hiệu của mình theo cách không  tiêu chuẩn (khác với nhãn hiệu  được bảo hộ)  để bắt chước nhãn hiệu của Michael Kors sau năm 2015, điều này cho thấy Jianfa nhằm mục đích lợi dụng uy tín nhãn hiệu của Michael Kors và gây nhầm lẫn trong thị trường.

- Điều kiện sử dụng nhãn hiệu MK đối với Michael Kors

Tuy nhiên, Tòa án đã xác nhận rằng hai nhãn hiệu“mk” và “MK” của Michael Kors, sử dụng các chữ cái giống như nhãn hiệu của Jianfa và không được thiết kế đặc biệt, và mặc dù có rất ít trường hợp về việc sử dụng hai nhãn hiệu này trên trang web chính thức và tài khoản wechat so với các nhãn hiệu khác nhưng để thiết lập rõ ràng ranh giới giữa hai bên, Michael Kors đã được yêu cầu ngừng sử dụng hai nhãn hiệu“mk” và “MK” này. Hơn nữa Michael Kors phải sử dụng hai chữ Michael Kors hoặc bất kỳ nhãn hiệu có khả năng phân biệt nào khác với các nhãn hiệu MK còn lại .

4. Nhận xét

4.1 Đặc điểm của vụ án

- Đây là một trường hợp điển hình khi một công ty nhỏ của Trung Quốc đệ đơn kiện một công ty xuyên quốc gia về hành vi vi phạm nhãn hiệu và yêu cầu bồi thường thiệt hại rất lớn;

- Tòa án Tối cao đã phân tích việc sử dụng đăng ký nhãn hiệu của Nguyên đơn một cách bất thường. Tòa án cho rằng Nguyên đơn mặc dù được đăng ký, nhưng khối lượng bán hàng và ảnh hưởng của nhãn hiệu rất hạn chế, đồng thời họ đã sử dụng Đăng ký của mình một cách sai lệch  để gây nhầm lẫn trên thị trường;

- Tòa án đã phân tích kỹ lưỡng việc MICHAEL KORS sử dụng các nhãn hiệu đang tranh chấp. Tòa án khẳng định việc MICHAEL KORS sử dụng các nhãn hiệu đang tranh chấp bắt đầu từ năm 2008 và việc sử dụng đó vẫn tiếp tục sau khi gia nhập thị trường Trung Quốc. Với sự tích lũy danh tiếng và tầm ảnh hưởng, MICHAEL KORS đã sở hữu những khách hàng cao cấp của mình. Vì vậy, MICHAEL KORS không có ý định lợi dụng đăng ký của Nguyên đơn để đánh lừa công chúng có liên quan hoặc để siết chặt thị phần của Nguyên đơn;

- Tòa án đã đưa ra phán quyết hợp lý về khả năng phân biệt vốn có của nhãn hiệu và bảo hộ công bằng đối với nhãn hiệu ít khả năng phân biệt hơn. Do tính phân biệt yếu trong nhãn hiệu được đăng ký của Nguyên đơn, rất khó gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đang tranh chấp, đặc biệt là khi các sản phẩm của Nguyên đơn chủ yếu dành cho xuất khẩu với những người tiêu dùng mục tiêu khác với những người tiêu dùng của MICHAEL KOR.

4.2 Ý nghĩa

Hệ thống nhầm lẫn ngược, giống như nhầm lẫn thuận, dựa trên việc thực hiện bảo hộ nhãn hiệu theo nhận dạng thông thường. Tuy nhiên, luật nhãn hiệu Trung Quốc không quy định rõ ràng các tiêu chuẩn nhận dạng của nhầm lẫn ngược và cách hiểu trong thực tiễn tư pháp không thống nhất, dẫn đến những vụ án liên quan đến nhầm lẫn ngược đã trở thành một chủ đề thảo luận sôi nổi trong giới học thuật và tư pháp trong những năm gần đây.

Phán quyết trong trường hợp này đã xây dựng tiêu chuẩn để xác định sự nhầm lẫn ngược, nhấn mạnh rằng nguyên tắc cơ bản là việc bảo hộ nhãn hiệu phải tỷ lệ thuận với tính phân biệt và mức độ phổ biến của nó, điều này có ý nghĩa tham khảo mạnh mẽ để xử lý các trường hợp tương tự. Đặc biệt , trong trường hợp nhầm lẫn ngược, cần xem xét ý định của chủ sở hữu nhãn hiệu có trước đó. Nguyên tắc trung thực theo Điều 7 của Luật nhãn hiệu Trung Quốc[1] không chỉ được áp dụng khi đăng ký nhãn hiệu mà còn cả khi nhãn hiệu đó được sử dụng, được thể hiện như sau:

Điều 7 Nguyên tắc trung thực phải được tôn trọng trong đơn đăng ký nhãn hiệu và trong việc sử dụng nhãn hiệu.

Người sử dụng nhãn hiệu phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa mang nhãn hiệu đó. Cơ quan quản lý ngành công thương các cấp thông qua việc quản lý nhãn hiệu phải chấm dứt mọi hành vi lừa dối người tiêu dùng.

Nguồn:

(i) Typical Case: MICHAEL KORS v.s. Shantou Chenghai Jianfa Handbag Craft Factory (changtsi.com); 
(ii)https://www.finnegan.com/en/insights/articles/reverse-confusion-in-china-michael-kors-ordered-not-to-use-its-mk-logos-standing-alone.html#:~:text=Luxury%20brand%20Michael%20Kors%20has,affirmed%20a%20lower%20court's%20decision; 
(iii) China's Supreme Court denies trade mark infringement claim based on reverse confusion against Michael Kors - Spruson & Ferguson; 
(iv) No infringement in mk trade mark case – SPC.MARQUES