Gắn nhãn hiệu lên sản phẩm OEM để xuất khẩu có cấu thành việc sử dụng nhãn hiệu ở Trung Quốc?
Trung Quốc đôi khi được mô tả là công xưởng của thế giới và các công ty Trung Quốc thường đóng vai trò là nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) cho các thương hiệu từ các quốc gia khác để bán bên ngoài Trung Quốc. Nhà sản xuất Trung Quốc thường được phép gắn nhãn hiệu của thương hiệu nước ngoài vào các sản phẩm này. Các tòa án Trung Quốc đã đưa ra những kết luận trái ngược nhau về việc liệu việc gắn nhãn hiệu cho các sản phẩm được sản xuất dành riêng cho xuất khẩu có cấu thành việc sử dụng nhãn hiệu hay gây ra khả năng nhầm lẫn hay không.
Kể từ năm 2015, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc (the Supreme People’s Court - SPC), tòa án cấp cao nhất, đã đưa ra một số phán quyết về vấn đề này, bao gồm:
· Năm 2015, SPC khẳng định OEM Trung Quốc không sử dụng nhãn hiệu tại Trung Quốc khi sản xuất hàng hóa xuất khẩu trong vụ Rice Anti-Theft Products International Co. Ltd. (Rice) kiện Pujiang Yahuan Lock Industry Co. Ltd. (Yahuan), SPC, (2014) Min Ti Zi No. 38 (Zh: 2014）最高法民提字第38号) (vụ Pretul).
· Năm 2017, kết quả của vụ Pretul đã được tái khẳng định trong vụ Shanghai Diesel Engine Co. Ltd. (SDEC) kiện Jiangsu Changjia Jinfeng Power Machinery Co. Ltd. (Changjia), SPC, (2016) Min Zai No. 339 ( 2016）最高法民再339号) (vụ Dongfeng).
· Vào năm 2019, SPC đã đưa ra một kết luận khác khi cho rằng việc sản xuất các sản phẩm OEM để xuất khẩu trên thực tế là sử dụng nhãn hiệu và do đó cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu trong vụ Honda Motor Co. Ltd. kiện Chongqing Hengsheng Xintai Trading Co. Ltd. et al. (Hengsheng),, SPC, (2019) Min Zai No. 138 (2019）最高法民再138号) (vụ Honda).
Vụ Honda dường như cho thấy sự thay đổi quan điểm mạnh mẽ trong SPC về việc liệu sản xuất OEM để xuất khẩu có cấu thành việc sử dụng nhãn hiệu ở Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, biểu hiện bề ngoài có thể đánh lừa. Phần phân tích dưới đây xem xét ba trường hợp này và dựa trên một số bài viết mới nhất của các thẩm phán SPC về chủ đề này.
Vụ Pretul
Truper Mexico SA là một công ty khóa và là chủ sở hữu của nhãn hiệu quốc gia Mexico “PRETUL, hình bầu dục” được sử dụng trên các ổ khóa của họ. Rice là chủ sở hữu nhãn hiệu số 3071808 “PRETUL, hình bầu dục” của Trung Quốc, đăng ký cho các sản phẩm ổ khóa thuộc Nhóm 6 ở Trung Quốc. Truper ủy quyền cho bên thứ ba, Yahuan, sản xuất ổ khóa được gắn nhãn hiệu “PRETUL, hình bầu dục” chỉ để xuất khẩu. Rice đã kiện Yahuan, cho rằng việc sản xuất ổ khóa mang nhãn hiệu “PRETUL, hình bầu dục” của Yahuan đã vi phạm nhãn hiệu Trung Quốc của họ.
“SPC cho rằng xác định nguồn gốc thương mại của hàng hóa là chức năng cơ bản của nhãn hiệu”.
Trong phán quyết của mình, SPC cho rằng việc xác định nguồn gốc thương mại của hàng hóa là chức năng cơ bản của nhãn hiệu. Việc Truper ủy quyền cho Yahuan sản xuất ổ khóa mang nhãn hiệu “PRETUL, hình bầu dục” chỉ để xuất khẩu sang Mexico được cho là chỉ đơn thuần gắn [vật lý] nhãn hiệu lên ổ khóa ở Trung Quốc; đó không phải là việc sử dụng nhãn hiệu. Do đó, công chúng Trung Quốc sẽ không bị nhầm lẫn hoặc hiểu lầm về nguồn gốc của hàng hóa. Theo đó, SPC phán quyết rằng Yahuan không vi phạm nhãn hiệu của Rice.
Vụ Dongfeng
PT Adi của Indonesia sở hữu nhãn hiệu số 100579 “DONGFENG” của Indonesia, cho các động cơ diesel. SDEC sở hữu các nhãn hiệu chữ - hình số 624089 “DONGFENG, hình” của Trung Quốc cho các hàng hóa giống hệt nhau. PT Adi ủy quyền cho Changjia sản xuất động cơ diesel sử dụng nhãn hiệu DONGFENG chỉ để xuất khẩu sang Indonesia. SDEC đã kiện Changjia, cho rằng công ty này đã vi phạm quyền của SDEC bằng cách sản xuất và bán động cơ diesel mang nhãn hiệu DONGFENG.
SDEC và PT Adi đã từng là các bên trong nhiều tranh chấp trước tòa án Indonesia - mà PT Adi đã thắng - liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu DONGFENG của Indonesia.
SPC đã đưa ra kết luận tương tự khi đánh giá trường hợp Pretul, cho rằng PT Adi đã ủy quyền cho Changjia sử dụng nhãn hiệu Indonesia của mình để sản xuất động cơ diesel và linh kiện chỉ để xuất khẩu sang Indonesia. Việc ủy quyền như vậy không ảnh hưởng đến việc sử dụng các nhãn hiệu tiếng Trung của SDEC hoặc gây nhầm lẫn cho công chúng Trung Quốc. SPC đã đảo ngược phán quyết cuối cùng trong trường hợp này trong thủ tục tái thẩm và phán quyết tái thẩm này là trường hợp OEM đầu tiên của SPC.
Vụ Honda
Honda sở hữu ba nhãn hiệu của Trung Quốc (Số 314940, 1198975, 503699) được đăng ký cho các sản phẩm thuộc Nhóm 12, một trong số đó là HONDA, được đăng ký cho xe máy, còn lại là những thứ khác. Myanmar Meihua Co. Ltd. đã ủy quyền cho Hengsheng sản xuất và xuất khẩu phụ tùng xe máy sử dụng logo HONDAKIT. Honda đã kiện Meihua và Hengsheng vì vi phạm nhãn hiệu ở Trung Quốc.
Trong trường hợp này, Hengsheng đã sử dụng các chữ và hình HONDAKIT trên các sản phẩm OEM được sản xuất cho Meihua theo cách phóng to kích thước của chữ “HONDA” và giảm kích thước của chữ “KIT”. Nhãn hiệu HONDAKIT đã thay đổi kích thước được cho là tương tự như nhãn hiệu của Honda.
“Honda Motor Co. đã thành công trong việc thực thi các quyền của mình đối
với một nhà sản xuất OEM ở Trung Quốc sử dụng nhãn hiệu HONDAKIT”.
Ở đây, SPC dường như đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình khi cho rằng việc sản xuất các sản phẩm OEM để xuất khẩu có thể cấu thành vi phạm nhãn hiệu nếu cho rằng việc sử dụng nhãn hiệu trong bối cảnh này có thể gây nhầm lẫn cho công chúng có liên quan ở Trung Quốc. SPC kết luận rằng hàng hóa do OEM Trung Quốc sản xuất vẫn có thể được tiếp cận bởi công chúng có liên quan ở Trung Quốc (do hàng hóa đó quay trở lại Trung Quốc theo đường trực tuyến hoặc thông qua công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài mang về). Nói cách khác, các hoạt động OEM là sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu nói đến được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào để phân biệt nguồn gốc của hàng hóa.
Tóm tắt Quy tắc của SPC về Hoạt động OEM
Trong các trường hợp của Pretul và Dongfeng, SPC đã nhấn mạnh cách các hoạt động OEM khuyến khích ngoại thương. Tuy nhiên, việc rõ ràng loại bỏ các hoạt động OEM vì bị coi là sử dụng nhãn hiệu gây ra tình trạng khó xử trong các tranh chấp liên quan đến kiện hủy bỏ nhãn hiệu do không sử dụng (.non-use cancellation)
Khi đối mặt với tình thế kiện hủy bỏ, chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu của mình ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu nhãn hiệu chỉ được sử dụng cho mục đích OEM và nếu việc sử dụng đó không được tòa án Trung Quốc coi là sử dụng nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu sẽ bị hủy. Kết quả này có thể ngăn cản hoạt động ngoại thương thông qua các hoạt động OEM và làm mất ổn định quyền thương hiệu ở Trung Quốc. Do đó, Cơ quan Nhãn hiệu Trung Quốc và các tòa án thường công nhận các hoạt động OEM là sử dụng nhãn hiệu khi xem xét các kiện cáo hủy nhãn hiệu do không sử dụng.
Thực tiễn phát sinh từ các vụ Pretul và Dongfeng đã gây ra sự bối rối cho các chủ sở hữu nhãn hiệu và dẫn đến một nghịch lý: việc gắn nhãn hiệu lên các sản phẩm dành cho xuất khẩu được coi là không sử dụng [nhãn hiệu] cho mục đích vi phạm nhưng trên thực tế sẽ cấu thành sự sử dụng thực sự khi đánh giá việc kiện hủy bỏ do không sử dụng. Trong những trường hợp như vậy, việc sử dụng nhãn hiệu trở thành một loại nghịch lý “con mèo của Schrodinger” (“Schrödinger’s cat” – vui lòng xem thêm trên mạng)
Do đó, có thể nói, việc cho rằng các hoạt động OEM không cấu thành việc sử dụng nhãn hiệu cung cấp một giải pháp không khả thi. Do đó, SPC đã làm rõ định nghĩa về việc sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp của Honda. Giải pháp của nó, công nhận các hoạt động OEM là sử dụng nhãn hiệu, đã điều chỉnh cách tiếp cận được thực hiện trong thủ tục hủy bỏ nhãn hiệu. Hơn nữa, Tòa án đã có thể duy trì sự bảo vệ dành cho các nhà sản xuất OEM đồng thời tránh được những mâu thuẫn có thể nảy sinh sau đó, điều mà Tòa án đã làm bằng cách:
· Xem xét bản chất cơ bản của nhãn hiệu và xác định rằng việc sử dụng [ một nhãn hiệu] sẽ nảy sinh chừng nào mà nhãn hiệu đó có thể xác định nguồn gốc thương mại của hàng hóa hoặc dịch vụ; và
· Làm rõ định nghĩa về khả năng gây nhầm lẫn; nghĩa là, công chúng không nhất thiết phải tiếp cận thực sự với hàng hóa bị cáo buộc vi phạm hoặc phải trải qua sự nhầm lẫn thực tế.
SPC khẳng định thêm, trong trường hợp của Honda, ở đó việc duy trì tính nhất quán của pháp luật là một ưu tiên và không cần thiết phải miễn trừ đối với một số phương thức thương mại, chẳng hạn như OEM, điều mà có thể sẽ ảnh hưởng đến tính thống nhất của luật nhãn hiệu.
Tuy nhiên, trường hợp của Honda đã không đảo ngược được trường hợp của Pretul hoặc Dongfeng vì ba trường hợp này khác nhau đáng kể:
· Trong vụ Pretul, chủ sở hữu nhãn hiệu Trung Quốc bị nghi ngờ chiếm đoạt nhãn hiệu và bị đơn đã sử dụng nhãn hiệu Mexico giống hệt, nhãn hiệu này đã được đăng ký trước nhãn hiệu Trung Quốc.
· Trong vụ Dongfeng, các công ty Trung Quốc và Indonesia đã tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu, cuối cùng chủ sở hữu Indonesia đã giành được quyền nhãn hiệu.
· Trong vụ Pretul và Dongfeng, SPC khẳng định các OEM Trung Quốc đã hoàn thành nghĩa vụ thẩm định (due diligence) để xác nhận tình trạng pháp lý của các nhãn hiệu.
Tuy nhiên, trong trường hợp Honda, nhãn hiệu của nguyên đơn được cho là nổi tiếng thế giới. Hơn nữa, nhà sản xuất đã không gắn một nhãn hiệu giống hệt mà thay vào đó là một nhãn hiệu đã được sửa đổi chỉ tương tự như nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn.
“Thực tiễn của Tòa án nhân dân tối cao đã làm hài hòa cách tiếp cận được thực hiện trong thủ tục hủy bỏ nhãn hiệu”.
Do đó, điều quan trọng cần lưu ý là SPC không có ý định thiết lập một quy tắc chung trong trường hợp của Honda rằng việc gắn nhãn hiệu lên hàng hóa xuất khẩu là hành vi sử dụng nhãn hiệu và ở chừng mực nào đó là vi phạm vô thức. Thay vào đó, Tòa án chỉ xác nhận việc sử dụng nhãn hiệu và hành vi vi phạm nhãn hiệu đó không tự nhiên đi theo việc sử dụng nhãn hiệu. Ngược lại, thẩm phán cần xem xét toàn diện các yếu tố.
Chúng ta có thể xác định rằng việc sử dụng nhãn hiệu là điều kiện cần nhưng chưa đủ để xác định vi phạm từ ba vụ SPC này. Điều mà SPC quan tâm là liệu việc coi các hoạt động OEM là việc sử dụng nhãn hiệu có gây hại cho ngoại thương và sinh kế của các nhà sản xuất hợp pháp hay không và liệu điều này có giúp những kẻ chiếm đoạt nhãn hiệu dễ dàng nộp đơn kiện không trung thực hơn hay không. Mặt khác, luật sẽ không nhất quán nếu SPC không coi các hoạt động OEM là sử dụng nhãn hiệu và việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nước có thể bị coi là yếu đi. Hơn nữa, một kẽ hở pháp lý sẽ xuất hiện đối với những kẻ có khả năng chiếm đoạt nhãn hiệu nước ngoài ở quốc gia đích đến và họ có thể có hàng nhái được sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu hợp pháp sang quốc gia đích. Vì vậy, SPC đã xác định các tình tiết cụ thể trong từng trường hợp để ngăn chặn các đối tượng thực sự vi phạm, tránh gây thiệt hại cho những người sản xuất vô tội.
Nói tóm lại, việc xác định ý định của nhà sản xuất là rất quan trọng trong các trường hợp liên quan đến OEM. Nếu nhà sản xuất đã hành động không trung thực, tòa án có thể xác định việc sử dụng nhãn hiệu và vi phạm. Tuy nhiên, nếu bị đơn đã tiến hành thẩm định về doanh nghiệp (due diligence), việc sử dụng nhãn hiệu sẽ không xảy ra hoặc tòa án có thể thấy rằng hành động của bị đơn không cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu.
Kết luận
Thông qua ba trường hợp, SPC đã phát triển các quy tắc này để phân xử các tranh chấp liên quan đến các hoạt động OEM liên quan đến xuất khẩu:
1. Việc gắn nhãn hiệu lên hàng hóa sản xuất chỉ để xuất khẩu được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu;
2. Việc vi phạm nhãn hiệu có xảy ra trong những trường hợp như vậy hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ việc sử dụng nhãn hiệu; và
3. Ý định của nhà sản xuất là yếu tố chính để xác định hành vi vi phạm nhãn hiệu. Nếu nhà sản xuất đã thực hiện trách nhiệm giải trình, tòa án có thể tuyên rằng họ vô tội vi phạm. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất hành động không trung thực, tòa án có thể buộc họ phải chịu trách nhiệm pháp lý về vi phạm nhãn hiệu. Bằng chứng có thể được đưa ra để thể hiện ý định của nhà sản xuất, chẳng hạn như liệu chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài có ủy quyền cho nhà sản xuất hay không, liệu chủ sở hữu nhãn hiệu Trung Quốc có đang chiếm đoạt nhãn hiệu nước ngoài hay không hoặc liệu nhà sản xuất có sử dụng nhãn hiệu giống hệt nhãn hiệu nước ngoài hay không và các yếu tố khác.
Với các quy tắc này, SPC đã thống nhất tiêu chuẩn xét xử đối với việc sử dụng nhãn hiệu, loại bỏ mâu thuẫn giữa định nghĩa sử dụng trong vi phạm nhãn hiệu và hủy bỏ nhãn hiệu, đồng thời đảm bảo hơn nữa rằng chủ sở hữu nhãn hiệu chân chính và nhà sản xuất vô tội sẽ ít bị tấn công hơn từ những kẻ chiếm đoạt nhãn hiệu ở Trung Quốc. Hơn nữa, chủ sở hữu nhãn hiệu thực sự cũng có thể ngăn chặn hành vi xâm phạm bởi những kẻ chiếm đoạt nhãn hiệu đã đăng ký nhãn hiệu nước ngoài.