Hồ sơ vụ việc: “CR7 CRISTIANO RONALDO” vs. “CR7” tại Hoa Kỳ
28/06/2021
Tranh chấp bao gồm nhiều trình tự đan xen: nộp đơn đăng ký NH, đề nghị hủy bỏ hiệu lực Đăng ký NH, khởi kiện dân sự … để cuối cùng nhãn hiệu “CR7”được chuyển nhượng cho C. Ronaldo.
1. Tóm tắt về nộp đơn và thẩm định
1.1. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “CR7 CRISTIANO RONALDO”
Ngày 02/04/2014 Công ty JBS Textile Group A/S aktieselskap (a/s) DENMARK (“JBS”) đã nộp đơn số 86239907 tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đăng ký nhãn hiệu chữ “CR7 CRISTIANO RONALDO” cho các sản phẩm quần áo, cụ thể là đồ lót, quần đùi, quần đùi, tất váy, tất dệt kim, tất thể thao, áo sơ mi, áo phông, áo thun polo, áo sơ mi, quần short, váy liền, áo khoác ngoài, cà vạt, thắt lưng; giày dép; mũ đội đầu, cụ thể là tấm che mũ, mũ lưỡi trai và mũ thuộc Nhóm 25 theo Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ.
Cũng cần nói thêm là Công ty JBS được danh thủ bóng đá C. Ronaldo ủy quyền tiếp thị sản phẩm mang nhãn hiệu “CR7” trên toàn thế giới; C. Ronaldo được biết đến dưới tên gọi CR7 theo đó phần chữ là tên viết tắt, còn lại là số áo mà cầu thủ này chơi cho đội Real Madrid.
1.2. Đơn bị từ chối
USPTO ngày 14/07/2014 đã ra Thông báo số 067137.tbd từ chối đơn đăng ký nói trên của JBS với lý do nhãn hiệu “CR7 CRISTIANO RONALDO” bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu chữ “CR7”, dưới tên ông Renzi Christopher, đơn nộp ngày 25/06/2008 và đã được cấp theo Đăng ký nhãn hiệu (NH) số 3637974 bảo hộ cho các sản phẩm quần áo thời trang, cụ thể là jeans and t-shirts thuộc Nhóm 25. Luận điểm của USPTO về sự tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu “CR7 CRISTIANO RONALDO” với nhãn hiệu “CR7” có thể tóm tắt như sau:
Nói chung, người tiêu dùng thường có xu hướng tập trung vào từ đầu tiên [“CR7”], tiền tố hoặc âm tiết của bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa hoặc dịch vụ nào; đó là thành phần có nhiều khả năng gây ấn tượng trong tâm trí người mua và được ghi nhớ khi đưa ra quyết định mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ;
Hơn nữa, khi xác định khả năng xảy ra nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu theo Mục 2(d) của Luật Nhãn hiệu, vấn đề không phải là liệu mọi người sẽ nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu hay không , mà là liệu các nhãn hiệu có khiến mọi người nhầm lẫn [để] tin rằng hàng hóa và/hoặc dịch vụ mà họ xác định đến từ một xuất xứ nào đó. Bởi thế, việc thẩm định khả năng [có thể gây] nhầm lẫn không phải là xác định khả năng phân biệt của các nhãn hiệu khi được đặt cạnh nhau để so sánh mà là đánh giá liệu các nhãn hiệu đó có tạo ra cùng một ấn tượng tổng thể hay không vì tâm trí của người tiêu dùng trung bình thường giữ ấn tượng tổng thể thay vì ấn tượng cụ thể về nhãn hiệu.
Cuối cùng, việc chỉ thêm một thuật ngữ vào nhãn hiệu đã đăng ký nói chung không làm mất đi sự giống nhau giữa các nhãn hiệu cũng như không khắc phục được khả năng nhầm lẫn theo Mục 2(d) của Luật nhãn hiệu.
Ở đây, việc thêm cụm từ CRISTIANO RONALDO vào sau CR7 không làm cho nhãn hiệu của người nộp đơn đủ khác biệt với nhãn hiệu đối chứng để không nhầm lẫn. Các nhãn hiệu này có cùng yếu tố mạnh đầu tiên là CR7 và người tiêu dùng có thể sẽ tin rằng“CR” trong ký hiệu của người đăng ký CR7 là viết tắt của “Cristiano Ronaldo”. Khả năng nhầm lẫn là rất cao.
1.3. Dừng thẩm định đơn đăng ký .
Ngày 15/07/2014 JBS đã có văn bản phúc đáp Thông báo của số 067137.tbd của USPTO, theo đó đề nghị USPTO dừng xử lý đơn trên, với lý do “…ngày 22/05/2014 Người nộp đơn đã nộp đơn yêu cầu hủy Đăng ký NH số 3637974 (đơn hủy số 92059590). Tuy nhiên, do sự trì hoãn của Hội đồng xét xử và khiếu nại về nhãn hiệu (TTAB), thủ tục đã không được tiến hành cho đến ngày 15/07/2014. Vì lẽ trên, Người nộp đơn yêu cầu tạm dừng để chờ xử lý thủ tục hủy bỏ…”.
Ngày 29/07/2014 USPTO đã có văn bản số 067137.tbd thông báo dừng việc xử lý đơn số 86239907 vì liên quan đến một trình tự dân sự - đề nghị chấm dứt hiệu lực (đơn số 92059590). Trình tự chấm dứt hiệu lực này liên quan đến nhãn hiệu đăng ký của người nộp đơn và nhãn hiệu đối chứng; nhãn hiệu đối chứng có thể xung đột với nhãn hiệu của người nộp đơn nếu được [tiếp tục] được đăng ký. Vì thủ tục tố tụng nói trên liên quan đến một vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhãn hiệu của người nộp đơn có thể được đăng ký, nên việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu này sẽ bị tạm dừng cho đến khi thủ tục trình tự dân sự chấm dứt.
Thông báo từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu do tương tự với Đăng ký số 3637974 theo Điều 2(d) Luật Nhãn hiệu vẫn được gữ nguyên.
2. Đề nghị hủy bỏ nhãn hiệu đối chứng và trình tự xử lý
2.1 Nộp đơn đề nghị hủy bỏ Đăng ký NH số 3637974
Ngày 22/05/2014 JBS với tư cách là người nộp đơn đơn số 86239907 đăng ký NH “CR7 CRISTIANO RONALDO” đã nộp đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực Đăng ký NH số 3637974 bảo hộ nhãn hiệu “CR7” của Christopher Renzi.
Cơ sở pháp lý đề nghị này viện dẫn là nhãn hiệu đã tạo ra “sự suy diễn sai lầm về mối quan hệ” được quy định tại Điều 2(a) Luật Nhãn hiệu.
2.1 Thông báo về đề nghị hủy bỏ hiệu lực
TTAB ngày 15/07/2014 đã ra thông báo về đề nghị hủy bỏ số 92059590 của JBS (với tư cách là chủ đơn số 86239907) đối với Đăng ký NH số 3637974 “CR7” của Christopher Renzi. Đơn đề nghị hủy bỏ có nội dung như sau:
...JBS có "giấy phép độc quyền trên toàn thế giới" để tiếp thị quần áo “CR7” của C. Ronaldo, sản phẩn được bán rộng rãi trên thế giới và gắn với tên cầu thủ C. Ronaldo...
...C. Ronaldo là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất trên thế giới với rất nhiều thành tích và giải thưởng….
...C. Ronaldo - là người nổi tiếng trên thế giới và tại Hoa Kỳ; là người đầu tiên ngoài Hoa Kỳ có 10 triệu ủng hộ viên trên Facbook năm 2012 và là vận động viên đầu tiên có 50 triệu ủng hộ viên trên Facbook; C. Ronaldo là cầu thủ chuyên nghiệp thường xuyên chơi với áo số 7, được mệnh danh là “CR7” đã nổi tiếng trên thế giới và Hoa Kỳ trước ngày 25/06/2008 (ngày sử dụng thương mại của Đăng ký nhãn hiệu bị yêu cầu hủy bỏ);
... Tin rằng ngày 25/06/2008 khi C. Renzi nộp đơn đăng ký NH “CR7” đã biết về sự nổi tiếng của C. Ronaldo cũng như giá trị kinh tế thu được với sự kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu khi đăng ký nhãn hiệu “CR7”;
...Nhãn hiệu “CR7” đã gắn bó chặt chẽ với danh tiếng của C.Ronaldo, đến mức công chúng khi tiếp cận với quần áo hàng hiệu (CR7) của ông Renzi sẽ ngay lập tức cho rằng có mối liên hệ với cầu thủ bóng đá C. Ronaldo, nghĩ rằng ông này được C.Ronaldo cho phép, mặc dù thực tế không hề có mối liên hệ đó.
Đồng thời bằng việc nộp đơn đăng ký NH ông C. Renzi đã thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh khi thu lợi bất chính và làm thiệt hại đến quyền lợi của người khởi kiện.
2.2 Dừng xử lý đề nghị hủy bỏ hiệu lực
2.2.1 Đề nghị dừng xử lý đề nghị hủy bỏ hiệu lực
Ngày 20/08/2014 C. Renzi (bị đơn trong vụ việc đề nghị hủy bỏ hiệu lực) đã có đơn đề nghị dừng xử lý đơn đề nghị hủy bỏ lực số 92059590 vì đã khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án Quận Rhode Islan ngày 28/07/2014 và trong vụ này các đương sự cũng như vấn đề có liên quan đều trùng với các nôi dung tương đương của vụ đề nghị chấm dứt hiệu lực số 92059590, kèm theo là bản sao đơn khởi kiện gửi Tòa án quậnTòa án Quận Rhode Islan đề ngày 28/07/2014. Đơn khởi kiện có các nội dung sau :
Bên khởi kiện : Ông Christopher Renzi
Bên bị kiện : JBS và ông C. Ronaldo
Bên bị kiện đã sử dụng thương mại nhãn hiệu “CR7” từ năm 2008; đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu này tại USPTO và được cấp Đăng ký NH số 3637974 vào năm 2009, bên bị kiện đã sử dụng nhãn hiệu “CR7” trên quảng cáo trong thời lượng 7 phút.
- Vào tháng 5/2014 luật sư của JBS đã gửi văn bản cho bên khởi kiện phản đối Đăng ký NH số 3637974, phản đối bên khởi kiện tiếp tục sử dụng nhãn hiệu “CR7” và thông báo rằng JBS sẽ đề nghị chấm dứt Đăng ký NH số 3637974. Trong đề nghị hủy bỏ bên bị kiện cho rằng Đăng ký NH số 3637974 phải bị hủy bỏ vì gây suy diễn lầm lẫn về mối quan hệ với cầu thủ C. Ronaldo và việc sử dụng nhãn hiệu đó của bên khởi kiện là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
- Bên khởi kiện đã bác bỏ các cáo buộc đó.
- Ngày 10/06/2014 Luật sư của JBS lại có văn bản đề xuất một khoản chi phí để bên khởi kiện -C. Renzi- chuyển nhượng Đăng ký NH số 3637974 và cam kết bằng văn bản sẽ không tiếp tục sử dụng nhãn hiệu này. Nếu bên khởi kiện không đồng ý sẽ đẩy mạnh việc đề nghị hủy bỏ hiệu lực Đăng ký NH số 3637974.
- Ngày 03/07/2014 Luật sư của JBS lại tiếp tục có văn bản dọa sẽ có biện pháp pháp lý mạnh mẽ hơn để giảm bớt hành vi xâm phạm của C. Renzi trừ phi đề nghị trước đây được chấp nhận trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 08/07/2014.
- Bên khởi kiện được luật sư tư vấn không chấp nhận các đề nghị đó .
Thực tế bên khởi kiện đã sử dụng thương mại nhãn hiệu “CR7” từ năm 2008, khi đó bên bị kiện đã không sử dụng dấu hiệu này. Nhãn hiệu “CR7” mà Bên khởi kiện sử dụng bắt nguồn từ viết tắt “Christopher Renzi” và ngày sinh của mình 10/07/1970, hơn nữa khi ông Renzi chọn nhãn hiệu “CR7” thì C.Ronaldo mặc áo số 9.
Theo luật nhãn hiệu Bên khởi kiện có quyền với nhãn hiệu “CR7”, và do nguyên đơn đã sử dụng thương mại nhãn hiệu và phía bị đơn không sử dụng thương mại nhãn hiệu nên nguyên đơn có quyền áp đảo đối với bất cứ quyền nhãn hiệu nào của bị đơn.
Với những luận cứ nêu trên, nguyên đơn khởi kiện và đề nghị Tòa tuyên nguyên đơn không và sẽ không xâm phạm bất cứ quyền nào của phía bị đơn.
2.2.2 Dừng xử lý đề nghị hủy bỏ hiệu lực Đăng ký nhãn hiệu số 3637974
TTAB ngày 11/12/2014 đã có thông báo về việc dừng xem xét thủ tục hủy bỏ hiệu lực Đăng ký NH số 3637974, lý do được giải thích như sau:
Theo ý kiến của bị đơn (trình ngày 21/08/2014) yêu cầu đình chỉ trình tự hủy bỏ Đăng ký nhãn hiệu theo hướng ưu tiên cho một vụ kiện dân sự giữa các bên tranh chấp, cụ thể là C. Renzi kiện JBS - Vụ kiện dân sự số 1:14-cv-00341, đang chờ xét xử tại Tòa án Quận Rhode Island - Tòa án cấp Quận của Hoa Kỳ. Bị đơn đã nộp một bản sao của đơn khởi kiện trong vụ kiện dân sự và trình bày đầy đủ mọi chi tiết. Nguyên tắc của TTAB là dừng các thủ tục tố tụng khi các bên có liên quan đến một vụ kiện dân sự có thể tác động, ảnh hưởng đến vụ việc mà TTAB đang giải quyết.
Lý do là quyết định của tòa án cấp quận Hoa Kỳ (hệ thống Tòa án Liên bang) thường có giá trị ràng buộc đối với TTAB trong khi quyết định của TTAB không có giá trị ràng buộc đối với tòa án Liên bang. So sánh vụ hủy bỏ Đăng ký NH số 3637974 “CR7” và vụ kiện dân sự thấy có đầy đủ danh tính của các bên (mặc dù ở vị trí đảo ngược Nguyên đơn-Bị đơn) cũng như sự trùng lặp giữa các nhãn hiệu. Mặc dù yêu cầu của các vụ việc là không giống nhau, nhưng 2 vụ kiện liên quan đến cùng một nhãn hiệu là đối tượng của thủ tục hủy bỏ vừa nêu và trong phạm vi mà vụ kiện dân sự liên quan đến quyền của bị đơn đối với người khởi kiện, thì việc xử lý vụ kiện dân sự có thể có ảnh hưởng đến tiến trình xử lý của TTAB.
Vì lý do trên, cũng như để bảo đảm nguồn lực của TTAB, đề nghị đình chỉ của bị đơn được chấp nhận và các thủ tục tố tụng tại TTAB được tạm ngừng chờ phán quyết cuối cùng của vụ kiện dân sự. Trong vòng hai mươi ngày sau khi có quyết định cuối cùng về vụ kiện dân sự, các bên phải thông báo cho TTAB và yêu cầu xử lý vụ việc này để TTAB có hành động thích hợp, thông báo này phải bao gồm một bản sao của phán quyết cuối cùng được ban hành trong vụ kiện dân sự.
2.3. Rút đơn đề nghị hủy bỏ Đăng ký NH số 3637974
Ngày 09/06/2015 phía JBS đã có văn bản đề nghị rút đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực Đăng ký NH số 3637974 và ngày 23/06/2015 TTAB đã có văn bản chấp nhận đề nghị này.
Cũng trong văn bản ngày 23/06/2015 TTAB cũng cho biết Vụ kiện dân sự có liên quan đã bị Nguyên đơn (Bị đơn trong vụ đề nghị hủy bỏ hiệu lực) – C.Renzi - tự nguyện rút bỏ trong đơn nộp ngày 09/06/2015.
3. Rút đơn đăng ký nhãn hiệu số 86239907
USPTO ngày 10/06/2015 đã ra thông báo chấp nhận rút đơn số 6239876 đăng ký nhãn hiệu “CR7 CRISTIANO RONALDO” theo đề nghị của JBS ngày 09/06/2015.
4. Chuyển giao Đăng ký NH số 3637974
Qua 3 lần chuyển giao (lần đầu ngày 27/02/2017 ) ngày 17/03/2017 Đăng ký NH số 3637974 đã được chuyển giao cho C. Ronaldo.
(NTH)
Nguồn :
1.https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4809:3nmpew.2.21
3. CR7: Cristiano Ronaldo và Christopher Renzi
4. Fitness enthusiast sues Cristiano Ronaldo over CR7, underwear
https://nypost.com/2014/07/31/fitness-enthusiast-sues-cristiano-ronaldo-over-cr7-underwear/