Hoa Kỳ: Dr Martens đã thắng trong vụ kiện xâm phạm trade dress của giày Dr. Martens

1.  Các bên

- Dr. Martens AirWair Group (AirWair )

Giày Dr. Martens, thường được gọi là “Docs”, được sản xuất và tiếp thị bởi AirWair International là một công ty con thuộc sở hữu của Dr. Martens AirWair Group từ năm 1960. AirWair sở hữu ba Đăng ký nhãn hiệu được bảo hộ tại Hoa Kỳ bao gồm nhiều đặc điểm hình dáng khác nhau của giầy Dr.Martens, là sự kết hợp của đường khâu màu vàng ở khu vực đường viền và mép đế có gân hai tông màu; mép đế có gân dọc và sọc sẫm màu trên nền sáng; các đường gân dọc và dải màu sẫm màu sáng ở mép ngoài của đế, các đường may và lưỡi nằm ở phía trên gót sau của giày và ấn tượng thị giác tổng thể về đường khâu, mép đế có gân, gót góc, đế kiểu vấu “quad” và vòng gót (“thiết kế Jadon”)... (hình dưới).  

AirWair cũng khẳng định quyền sở hữu đối với loại giày có trade dress chưa đăng ký,

- Inditex

Inditex được tuyên bố là tập đoàn thời trang nhanh lớn nhất thế giới, vận hành hơn 7200 cửa hàng tại 93 thị trường trên toàn thế giới.Nhãn hiệu hàng hàng đầu của công ty là Zara, nhưng nó cũng sở hữu một số nhãn  hiệu khác như Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe và Lefties.

2.  Khởi kiện

Năm 2019 AirWair International  đã kiện ITX USA (một chi nhánh của Inditex tại Hoa Kỳ) tuyên bố rằng một số mẫu giày và bốt Pull&Bear được ITX phân phối tại Hoa Kỳ đã vi phạm hoạt động thương mại theo luật thông thường và quyền đã đăng ký của AirWair. AirWair đã khẳng định trong đơn kiện của họ rằng trade dress được bảo vệ của họ bao gồm đường khâu, mép đế có rãnh, gót chân có góc cạnh và đế hai lớp.

Phía ITX/Pull&Bear lập luận trước tòa rằng các kiểu dáng là “nét chung” (generic) do đó không được bảo hộ, bởi vậy không có vi phạm trong việc thương mại hóa những đôi bốt tương tự như giày của Dr. Marten (hình dưới ).

3.  Xét xử

3.1 Bồi thẩm đoàn xác định ràng có sự xâm phạm quyền

Tháng 8/2021, sau phiên tòa kéo dài 5 ngày, bối thẩm đoàn của Tòa án Liên bang San Francisco đã phán quyết ủng hộ AirWair, đã khẳng định tính hợp lệ của các nhãn hiệu AirWair và nhận thấy rằng bốt và giày Pull&Bear đã vi phạm quyền về trae dress theo luật thông thường và đã đăng ký của AirWair. Họ còn phát hiện thêm rằng nhãn hiệu AirWair rất nổi tiếng và đã bị pha loãng bởi bốt và giày Pull&Bear.

Một cuộc khảo sát về khả năng phân biệt kiểu dáng đã được thực hiệnvới  hình của Pull & Bear Boot (bên trái) và đối chứng Dr. Martens (bên phải)

Kết quả khảo sát cho thấy rằng một số lượng đáng kể phụ nữ khi nhìn thấy bốt Pull&Bear được người mẫu mang sẽ nhầm lẫn và nhầm tưởng rằng đó là bốt của Dr. Martens.

Pull&Bear đã ngừng thương mại hóa các sản phẩm đang tranh chấp.

3.2   Lệnh cấm vĩnh viễn

AirWair sau đó đã đề nghị Tòa ra lệnh cấm vĩnh viễn và yêu cầu ITX và các chi nhánh của họ không được sử dụng trade dress của Dr. Martens hoặc bất kỳ sản phẩm nào tương tự với trade dress của Dr. Martens, bao gồm cả trade dress chưa đăng ký.

Vào tháng 11/2021, thẩm phán của Tòa án quận phía Bắc California đ Susan Illston đã chấp nhận đề nghị của AirWair, cho rằng:

(1) AirWair có quyền giả định về tổn hại không thể khắc phục được, điều mà ITX đã không bác bỏ;

(2) Thiệt hại về tiền là không thỏa đáng vì AirWair đã bị mất tính độc quyền đối với trade dress của mình;

(3) ITX sẽ không gặp khó khăn gì miễn là phải cam kết không vi phạm; và

(4) Lệnh cấm vĩnh viễn sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích công cộng do bồi thẩm đoàn nhận thấy có khả năng gây nhầm lẫn.

Phán quyết áp dụng cho bị cáo ITX,cũng như tất cả các lãnh đạo, công chức, nhân viên, luật sư, người kế nhiệm, người được ủy quyền và tất cả người khác liên quan với các nội dung sau :

a. Cấm vĩnh viễn việc thiết kế, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, cấp phép, bán, tiếp thị, quảng cáo, quảng bá hoặc chào bán tại Hoa Kỳ giày dép bị buộc tội của ITX hoặc bất kỳ loại giày nào sử dụng các nhãn hiệu được bảo hộ hoặc trade dress  dưới đây của Dr. Martens, cụ thể là:

(i) Đăng ký nhãn hiệu số 2437751 (kết hợp đường khâu màu vàng ở vùng viền và mép đế có rãnh hai tông màu);

(ii) Đăng ký nhãn hiệu số 5067689 (mép đế gồm gân dọc, có dải màu đậm trên nền màu nhạt);

(iii) Đăng ký nhãn hiệu số 5067692 (dây dọc và dải màu tối phía trên màu nhạt ở mép ngoài của đế giày, đường khâu viền và mấu nằm ở gót sau trên cùng của giày dép);

và

(iv) Ấn tượng thị giác tổng thể về đường khâu viền, mép đế có rãnh, gót góc cạnh, mẫu đinh "Quad" và vòng gót ("Thiết kế Jadon"); và/hoặc

b. Thiết kế, sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, phân phối, bán, tiếp thị, trưng bày, quảng cáo hoặc quảng bá giày dép ở Hoa Kỳ là hàng nhái có màu sắc bắt chước hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với trade dress của Dr. Martens; và/hoặc

c. Đại diện hoặc ngụ ý cho các nhà bán lẻ, khách hàng, nhà phân phối, người được cấp phép hoặc bất kỳ khách hàng hay khách hàng tiềm năng nào khác về sản phẩm của ITX hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của ITX, gọi chung là "Sản phẩm ITX", có nguồn gốc, được tài trợ, chứng thực, hoặc được cấp phép bởi, hoặc được liên kết với AirWair hoặc Dr. Martens.

4.  Nhận xét

Phán quyết của bồi thẩm đoàn về hành vi xâm phạm quyền và việc đưa ra biện pháp khẩn cấp theo lệnh cuả Tòa sau đó là một chiến thắng lớn của AirWair và có thể được sử dụng làm cơ sở pháp lý để chống lại các hành vi vi phạm đối với hoặc tấn công vào nhãn hiệu và trade dress của Dr. Martens trong tương lai. Lệnh của tòa án cũng cho thấy, ngay cả trade dress chưa đăng ký cũng có thể là một quyền lực mạnh mẽ nếu chủ sở hữu có ý thức và chính sách mạnh mẽ để chống lại những kẻ vi phạm.

Inditex không phải là công ty duy nhất bị kiện. Theo báo cáo của Financial Times, vào tháng 6/2021, nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc Shein cũng đang bị AirWair kiện vì “có ý định rõ ràng là bán hàng giả mạo” và chỉ ra một sản phẩm trên trang web đượcphân loại là “giày Martins” có giá bán tương đương giày Dr. Martins chính hiệu. Trong đơn kiện, AirWair cáo buộc Shein không chỉ “trực tiếp tạo ra các bản sao” thiết kế đặc biệt của mình mà còn sử dụng “các bức ảnh chụp giày Dr. Martens chính hãng để thu hút khách hàng đến trang web của họ để mua giày giả mạo”./.

Nguồn : 
(i) https://www.fashionbusinesslawyer.com/en/dr-martens-wins-boots-battle-against-inditex; 
(ii) https://blog.ams-litigation.com/jury-finds-for-dr.-martens-in-trade-dress-trademark-dispute
(++)