Phán quyết của Tòa cấp cao Nhật Bản: “Được thiết kế, kiểm soát chất lượng tại Pháp” không tương đương với “Sản xuất tại Pháp”
Ngày 22/3/2022, khi xem xét đơn kháng cáo quyết định hủy bỏ nhãn hiệu do không sử dụng của Văn phòng Sáng chế Nhật Bản (JPO), Tòa án cấp cao Sở hữu trí tuệ Nhật Bản ra phán quyết rằng nhãn hiệu đang tranh chấp “I R O PARIS” không được hiểu là được sử dụng với chỉ dẫn xuất xứ “Made in France” vì thuật ngữ này không tương đương với thuật thuật ngữ “Designed, Quality-controlled in France”.
1. Nhãn hiệu tranh chấp “I R O PARIS”
Hãng thời trang Pháp, IRO đã đăng ký nhãn hiệu “I R O PARIS” trên nhiều sản phẩm khác nhau như “ trang sức, đồng hồ, da, túi xách, ô, ví, quần áo, giày dép, giày thể thao, mũ đội đầu trong các Nhóm 14, 18 và 25 với với giới hạn về nguồn gốc 'tất cả được sản xuất tại Pháp' vào năm 2013 (Đăng ký nhãn hiệu số 5623868).
2. Chấm dứt nhãn hiệu do nhãn hiệu không được sử dụng
Điều 50 của Luật Nhãn hiệu Nhật Bản quy định:
“…Trong trường hợp nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng ở Nhật Bản liên quan đến bất kỳ hàng hóa và dịch vụ được chỉ định nào trong 03 năm liên tiếp hoặc lâu hơn bởi người nắm giữ quyền nhãn hiệu, quyền độc quyền sử dụng hoặc quyền không độc quyền sử dụng, bất kỳ người nào có thể nộp đơn yêu cầu xét xử hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ được chỉ định có liên quan”
Vào ngày 4/10/2019.iROO, International Co., Ltd (Đài Loan) đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu “I R O PARIS” vì không sử dụng đối với tất cả hàng hóa thuộc ba nhóm nói trên. Trong quá trình giải quyết chủ nhãn hiệu đã đưa ra bằng chứng (là mẫu đơn đặt hàng, hóa đơn, tạp chí) chứng minh việc sử dụng thực tế nhãn hiệu “IRO” và “www.iroparis.com” trên thắt lưng và váy ở Nhật Bản. Cơ quan SHTT Nhật Bản (JPO) thừa nhận những nhãn hiệu này trùng với với nhãn hiệu đã được bảo hộ “I R O PARIS”. Tuy nhiên, JPO nhận định hàng hóa mang nhãn hiệu này không phải “made in France” mà “made in China”. Nếu vậy, nhãn hiệu tranh chấp chưa được sử dụng chính xác như theo giới hạn hàng hóa trong đăng ký nhãn hiệu. Vì vậy, JPO đã quyết định chấm dứt toàn bộ nhãn hiệu tranh chấp nói trên vào ngày 24/3/2021.
IRO đã đệ đơn kháng cáo quyết định của JPO vào ngày 29/7/2021 và cho rằng nhãn hiệu “IRO” đã được sử dụng trên hàng hóa do nhân viên làm việc tại trụ sở chính ở Paris (Pháp) thiết kế. Trụ sở chính độc quyền kiểm soát chất lượng của từng mặt hàng, cụ thể là lựa chọn nguyên liệu phù hợp, sản xuất mẫu làm từ nguyên liệu có sẵn ở Paris, đảm bảo chất lượng hàng hóa do nhà cung cấp sản xuất và lưu trữ thành phẩm trong kho ở Paris trước khi giao hàng. Dựa trên cam kết thực tế về kiểm soát chất lượng hàng hóa cuối cùng do nhà cung cấp sản xuất và thông lệ chung của ngành may mặc, hàng hóa sẽ được hiểu là 'sản xuất tại Pháp' ngay cả khi nó được sản xuất bởi nhà cung cấp nước ngoài.
3. Quyết định của Tòa án
Tòa án nhận thấy JPO đã không sai sót trong việc tìm hiểu thực tế. Trên thực tế, hàng hóa mang nhãn hiệu “IRO” được sản xuất bởi các nhà cung cấp có địa điểm kinh doanh bên ngoài nước Pháp. Trên trang web của nguyên đơn “IRO FALL WINTER 21 COLLECTION”, có đề cập rằng sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc.
Nhãn hiệu đang tranh chấp được giới hạn với chỉ định 'quần áo sản xuất tại Pháp' theo Đăng ký nhãn hiệu số 5623868. Nó sẽ được hiểu là quần áo được sản xuất trên lãnh thổ nước Pháp. Nếu vậy, quần áo sản xuất ngoài nước Pháp sẽ không bao giờ được coi là giống hệt với hàng hóa được nêu trong đăng ký nhãn hiệu.
Tòa án cho rằng không có lý do gì để tin rằng “được thiết kế, kiểm soát chất lượng tại Pháp” tương đương với “sản xuất tại Pháp” theo nghĩa đen của Điều 50 của Luật Nhãn hiệu Nhật Bản.
Căn cứ những điều trên, Tòa án cấp cao IP đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên quyết định hủy bỏ.
4. Nhận xét
Trường hợp này tương đối hiếm gặp , chắc vì nhãn hiệu có tên địa danh nên chủ nhãn hiệu mới có giới hạn về địa điểm sản xuất như đã nêu trên.Tuy vẫn sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ nhưng hàng hóa lại không trùng với hàng hóa trong danh mục đăng ký nhãn hiệu dẫn đến việc chấm dứt nhãn hiệu, thậm chí còn có thể coi là làm cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn./.
Nguôn: https://www.marks-iplaw.jp/tag/cancellation-trial/;
https://www.marks-iplaw.jp/ip-high-court-made-in-france/