Tòa án CHLB Đức: Nhãn hiệu 3D cho phô mai sợi – Có tính khác biệt nhưng vẫn mô tả

05/03/2024

Tòa cho rằng một nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt tại thời điểm nộp đơn đầu tiên ở một lãnh thổ (CHLB Đức) cũng có thể được coi là có tính mô tả tại thời điểm nộp đơn sau đó tại EU.

1. Các nhãn hiệu có liên quan

Ba nhãn hiệu hình ba chiều (3D) sau đây đã được Muratbey Gida Sanayi và Ticaret A.S. (Muratbey), Thổ Nhĩ Kỳ, nộp đơn đăng ký tại CHLB Đức vào ngày 22/6/2018 và được cấp đăng ký vào ngày 6/3/2019, như sau:

Cả ba nhãn hiệu đều áp dụng cho “phô mai; pho mát được chế biến” ở Nhóm 29. Vào ngày 29/5 và ngày 4/6/2018, Muratbey đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tương tự tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO) và đã bị từ chối với lý do nhãn hiệu không có khả năng phân biệt. Ngay sau đó, một bên thứ ba ẩn danh đã nộp các đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực đối với các đăng ký nhãn hiệu của Muratbey ở Đức nêu trên, với các lý do những nhãn hiệu này:

- chỉ là các hình dạng cần thiết mà yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm đòi hỏi;

- chỉ bao gồm các hình dạng mang lại giá trị đáng kể cho hàng hóa;

- thiếu tính khác biệt; và

- mang tính mô tả sản phẩm

Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Đức (GPTO) đã từ chối các đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực đó. Sau đó, bên thứ ba nêu trên đã khởi kiện các quyết định của GPTO lên Tòa án Patent Đức.

2. Quyết định của tòa án

Tòa án Patent CHLB Đức cuối cùng đã phán quyết rằng nhãn hiệu mang tính mô tả và do đó không hợp lệ, cụ thể như sau:

- Nhắc lại án lệ gần đây, Tòa cho rằng chỉ những nhãn hiệu 3D, bao gồm hình dáng bên ngoài của sản phẩm, nhưng khác biệt đáng kể so với quy chuẩn hoặc thông lệ của sản phẩm và do đó đáp ứng được chức năng cơ bản của một nhãn hiệu là chỉ nguồn gốc của sản phẩm và có tính/khả năng phân biệt. Theo Tòa án chung EU trong vụ kiện sản phẩm son môi Guerlain[1], hình dạng chỉ là biến thể của các sản phẩm đã có trên thị trường sẽ không đáp ứng được ngưỡng phân biệt. Ngoài ra:

- Tòa cũng bác bỏ lập luận cho rằng hình dáng mang lại giá trị đáng kể cho sản phẩm “Phô mai” và “phô mai chế biến' là những thực phẩm thiết yếu. Giá trị cơ bản của chúng không được xác định bởi hình dạng mà, ngoài những thứ khác, là bởi chất lượng của các thành phần, mùi, vị và không chứa các phụ gia thực phẩm. Hình dạng của phô mai không được coi là yếu tố quyết định việc mua hàng của người tiêu dùng.

- Về bản chất kỹ thuật của hình dạng, Tòa không hài lòng với lời giải thích của Muratbey rằng công ty là người đầu tiên đưa ra thị trường loại phô mai sợi bao gồm nhiều sợi dây dính vào nhau mà không có nút thắt ở một hoặc cả hai đầu dây. Tòa đưa ra quan điểm rằng việc xoắn các sợi phô mai là không đủ để giữ cho chúng không bị đứt rời.

- Về sự khác biệt/khả năng phân biệt: Người nộp đơn (đề nghị hủy bỏ ?) đã nộp nhiều mẫu phô mai sợi xoắn khác nhau, được cung cấp vào ngày nộp đơn. Tòa không tin rằng những loại pho mát này được cung cấp ở Đức đến mức chúng có thể tác động đến nhận thức của người tiêu dùng bình thường về hình dạng mà pho mát có thể có. Phô mai sợi có thể phổ biến hơn ở các quốc gia khác vào ngày nộp đơn nhưng không phải ở CHLB Đức.Tòa cũng dựa vào một cuộc khảo sát do Muratbey thực hiện ở CHLB Đức vào năm 2020, cho thấy 76,8% người được phỏng vấn chưa bao giờ gặp loại pho mát sợi như pho mát của các nhãn hiệu đang tranh chấp. Vì những lý do này, thẩm phán nhận thấy các hình dạng của chúng có tính khác biệt .

- Về tính mô tả [sản phẩm], Tòa án Patent CHLB Đức cho rằng có những trường hợp đặc biệt khiến nhãn hiệu có tính mô tả. Ví dụ, ngoài các quảng cáo truyền hình của Muratbey và việc tham dự hội chợ thực phẩm ANUGA ở CHLB Đức 8 tháng trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, Tòa nhận thấy rằng các sản phẩm phô mai sợi xoắn là phổ biến tại ngày Muratbey nộp đơn ở các vùng lãnh thổ sau: Ireland; Anh; Úc; Mỹ; Mexico; Ác-mê-ni-a; Georgia; Syria; Nga; Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn nữa, Tòa đã tính đến các phát hiện của Tòa án chung EU liên quan đến các đơn đăng ký nhãn hiệu giống hệt của Muratbey, tức là các nhãn hiệu là các biến thể của hình dạng sản phẩm đã có mặt ở EU. Nhìn chung, Tòa án chấp nhận rằng pho mát sợi xoắn có thể sẽ được bán trên thị trường ở mức độ đáng kể dưới hình dạng của các nhãn hiệu đang tranh chấp trong tương lai ở CHLB Đức, và vì lý do đó, các nhãn hiệu này được coi là mang tính mô tả.

3. Nhận xét

Quyết định của Tòa án Patent CHLB Đức làm gia tăng những khó khăn mà người nộp đơn sẽ gặp phải trong việc đăng ký hình dạng sản phẩm làm nhãn hiệu với EUIPO. Mặc dù các đơn đăng ký ban đầu đã được chấp nhận khi nộp tại GPTO nhưng chúng đã bị EUIPO từ chối ở giai đoạn thẩm định. Điều này cho thấy các cách tiếp cận khác nhau được các cơ quan nhãn hiệu khác nhau áp dụng và tiêu chuẩn cao hơn cần đáp ứng để được cấp đăng ký nhãn hiệu EU (EUTM). Do quyết định này, chủ sở hữu nhãn hiệu nên nhớ rằng họ sẽ không được quyền đăng ký nhãn hiệu cho hình dáng của các sản phẩm khi:

- Hình dạng không khác biệt đáng kể so với chuẩn mực hoặc thông lệ về hình dạng sản phẩm trong lĩnh vực liên quan, hoặc

- Nếu có những trường hợp riêng biệt cho thấy đối thủ cạnh tranh cũng có nhu cầu sử dụng hình dạng tương tự.

Cuối cùng, trường hợp này là một minh họa tuyệt vời về việc một nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt tại thời điểm nộp đơn đầu tiên ở một lãnh thổ cũng có thể sẽ bị coi là có tính mô tả tại thời điểm nộp đơn sau đó, nếu xét thấy các thị trường ngoài lãnh thổ đó (nhưng trong phạm vi của EU) nhãn hiệu không có khả năng phân biệt cao. Như vậy, vụ việc nhấn mạnh rằng việc đăng ký nhãn hiệu có thể dễ bị tổn thương do các điều kiện thị trường bên ngoài không liên quan đến việc thể hiện chính nhãn hiệu đó.

Nguồn :
https://intellectualpropertyplanet.wordpress.com/2020/04/06/turkish-cheese-sticks-cannot-be-a-3d-trademark-in-the-eu/;
https://ipkitten.blogspot.com/2023/06/3d-trade-marks-for-string-cheese.html;
https://www.mhc.ie/latest/insights/german-patent-court-invalidates-3d-trade-marks-for-twisted-string-cheese