Anh: EAGLE RARE kiện AMERICAN EAGLE

1. Về tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu

Dấu hiệu sẽ bị coi là vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký trước nếu nó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đăng ký trước đó và được sử dụng cho hàng hóa và/hoặc dịch vụ giống hoặc tương tự với hàng hóa và/hoặc dịch vụ được bảo hộ với điều kiện là cũng có 'khả năng gây nhầm lẫn' (bao gồm khả năng liên kết) với nhãn hiệu trước đó.

Nhầm lẫn trực tiếp là khi người tiêu dùng đối mặt với hai nhãn hiệu, nhầm nhãn hiệu này với nhãn hiệu kia. Còn sự nhầm lẫn gián tiếp đòi hỏi một quá trình suy nghĩ từ phía người tiêu dùng, tức là khi người tiêu dùng nhận ra các nhãn hiệu là khác nhau, nhưng có tính đến một yếu tố chung giữa chúng, họ tin rằng cả hai nhãn hiệu đều được liên kết với cùng một chủ sở hữu hoặc một doanh nghiệp liên kết kinh tế với chủ sở hữu.

Trong vụ Liverpool Gin Distillery Ltd kiện Sazerac Brands LLC([2021] EWCA Civ 1207) dưới đây, Tòa án cấp phúc thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo đối với phán quyết của Tòa sơ thẩm  rằng các nhãn hiệu EAGLE RARE đã bị vi phạm bởi nhãn hiệu AMERICAN EAGLE trên cơ sở khả năng nhầm lẫn gián tiếp.

2. Các bên trong vụ kiện

Nguyên đơn  (Sazerac  sở hữu các nhãn hiệu “EAGLE RARE” được đăng ký lần lượt cho các sản phẩm  "bourbon whisky" và "whisky" và các hàng hóa khác tại nhóm 33 ở  Vương quốc Anh và EU.

Eagle Rare là một loại rượu whisky bourbon[1] Kentucky chất lượng cao, có uy tín trên thị trường, được sản xuất bởi Sazerac Brands tại Nhà máy chưng cất Buffalo Trace, nổi tiếng từ năm 2001. Sản phẩm được bán trên thị trường với hai phiên bản là: 10 năm tuổi (được sản xuất với số lượng hạn chế và chỉ có ở Vương quốc Anh tại một số cửa hàng nhất định) và 17 năm tuổi (hiếm và được những người sành rượu bourbon săn lùng nhiều). Eagle Rare là một loại rượu bourbon danh giá và đã giành được nhiều giải thưởng bao gồm:  Rượu whisky Mỹ ngon nhất, Rượu whisky Bourbon nguyên chất ngon nhất, Rượu whisky Bourbon ngon nhất và Rượu whisky Kentucky ngon nhất tại các Cuộc thi rượu whisky quốc tế.

Bị đơn và là bên kháng cáo Halewood, đã tung ra một loại rượu whisky bourbon Tennessee năm  2019 dưới nhãn hiệu AMERICAN EAGLE với ba phiên bản: 04 năm , 08 năm  và 12 năm. Halewood đã nộp đơn đăng ký” AMERICAN EAGLE” làm nhãn hiệu thương mại của Vương quốc Anh cho đồ uống có cồn (trừ bia) và rượu mạnh, đã tiến hành đăng ký vào tháng 9 năm 2018.

Sazerac đã kiện Halewood  vi phạm nhãn hiệu  theo Điều 10(2) (khả năng gây nhầm lẫn) và 10(3) (lợi dụng để thu lợi  bất chính ) của Luật nhãn hiệu  năm 1994 và các điều khoản tương ứng của Quy định nhãn hiệu  của EU (2017/1001). Sazerac cũng yêu cầu xem xét lại  tính hợp lệ của nhãn hiệu Halewood.

Vụ việc tập trung vào hai vấn đề chính:

- Nhãn hiệu hiệu AMERICAN EAGLE có tương tự với nhãn hiệu EAGLE RARE và được sử dụng liên quan đến hàng hóa giống hệt nhau, cụ thể là rượu whisky bourbon hay không và liệu có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng Vương quốc Anh và EU hay không; và

- Việc sử dụng AMERICAN EAGLE có lợi dụng đặc điểm phân biệt hoặc danh tiếng của EAGLE RARE một cách không công bằng và/hoặc là gây bất lợi cho tính chất phân biệt của nhãn hiệu đó.

3. Tòa sơ thẩm

Halewood chấp nhận rằng có một số điểm tương tự giữa hai nhãn hiệu (mặc dù còn hạn chế) nhưng bác bỏ mọi khả năng nhầm lẫn.

Tòa xác định về  người tiêu dùng  bình thường trongtrường hợp này là người tiêu dùng rượu whisky bourbon. Tuy nhiên, họ không phải là người mua cụ thể của một sản phẩm cụ thể. Là một cấu trúc pháp lý, người tiêu dùng  bình thường đại diện cho một loạt các đặc điểm của người mua trong các trường hợp khác nhau. Người tiêu dùng  bình thường  loại trừ những người tiêu dùng ở hai đầu của phổ kiến ​​thức và mức độ chú ý (nghĩa là những người không có chút kiến ​​thức nào và những người sành sỏi). Người ta chấp nhận rằng trong trường hợp này người tiêu dùng bình thường  có mức độ chú ý cao hơn một chút so với người tiêu dùng các loại rượu mạnh khác.

Thẩm phán Tòa án Tối cao - phiên sơ thẩm đã giữ nguyên tuyên bố vi phạm nhãn hiệu của Sazerac. Thẩm phán nhận thấy rằng  các nhãn hiệu  EAGLE RARE và AMERICAN EAGLE có “mức độ tương tự  đáng kể, nhưng không quá giống nhau”, theo đó: Nhãn hiệu EAGLE RARE được coi là bao gồm một từ riêng biệt, EAGLE, và một từ phổ biến đặc biệt liên quan đến những rượu lâu năm, RARE. Mặt khác, với AMERICAN EAGLE, từ AMERICAN được coi là một từ mạnh hơn nhiều so với  RARE nên nhãn hiệu sẽ được đọc dưới dạng tổng thể ghép lại.

Do đặc điểm khác biệt của nhãn hiệu EAGLE RARE, người tiêu dùng bình thường đã nhìn thấy hoặc nghe thấy nhãn hiệu  AMERICAN EAGLE sẽ có khả năng nhớ đến EAGLE RARE. Mặc dù sự liên kết hoặc gợi nhớ không đủ để chứng minh khả năng xảy ra nhầm lẫn trực tiếp, nhưng vẫn có khả năng xảy ra nhầm lẫn gián tiếp nếu việc gợi nhớ sẽ khiến người tiêu dùng bình thường cho rằng các nhãn  hiệu được kết nối theo một cách nào đó. Kết quả là, thẩm phán cho rằng có sự vi phạm nhãn hiệu. Cũng lưu ý rằng điều này rất có khả năng do thành phần đặc biệt “EAGLE” được đưa vào như một phần của cả hai nhãn hiệu và phần hình,(xem hình ảnh hiển thị cả hai sản phẩm).

Về Điều  10(3), Tòa nhận thấy rằng, do một phần quan trọng của thị trường sẽ bối rối về việc liệu các thương hiệu tương ứng có xuất phát từ cùng một doanh nghiệp hoặc có liên kết kinh tế hay không, việc Halewood sử dụng American Eagle rõ ràng đã gây ra bất lợi cho đặc điểm phân biệt của EAGLE RARE. Mặc dù sự liên tưởng trong tâm trí người tiêu dùng có liên quan với một sản phẩm chất lượng cao, được đánh giá cao như EAGLE RARE có thể sẽ có lợi cho Halewood, nhưng ông không cho rằng việc sử dụng ký hiệu AMERICAN EAGLE sẽ làm loãng hoặc “làm mất đi”khả năng của các nhãn hiệu được gắn lên các sản phẩm của Sazerac.

4. Tòa phúc thẩm

Halewood đã kháng cáo phán quyết trên cơ sở rằng thẩm phán đã sai về nguyên tắc và đưa ra 5 cơ sở kháng cáo. Bốn cơ sở  đầu tiên liên quan đến việc thẩm phán áp dụng nguyên tắc đánh giá theo ngữ cảnh của việc sử dụng AMERICAN EAGLE và đã bị Tòa án cấp phúc thẩm bác bỏ. Cơ sở kháng cáo cuối cùng dựa trên lập luận  rằng thẩm phán đã sai lầm về nguyên tắc khi kết luận rằng một số người tiêu dùng, khi đối mặt với AMERICAN EAGLE, có thể sẽ tin rằng đó là một nhãn hiệu có liên quan hoặc có liên quan về mặt kinh tế với EAGLE RARE. Tòa án cấp phúc thẩm nhận thấy rằng Tòa sơ thẩm  đã đúng khi phát hiện ra khả năng có sự nhầm lẫn gián tiếp giữa nhãn hiệu của EAGLE RARE và AMERICAN EAGLE, thẩm phán  đã nhận ra một cách chính xác rằng nhầm lẫn trực tiếp và nhầm lẫn gián tiếp là “các loại nhầm lẫn khác nhau”'. Những lý do mà thẩm phán đưa ra để kết luận rằng việc người tiêu dùng bình thường không nhầm lẫn AMERICAN EAGLE với EAGLE RARE không loại trừ khả năng người tiêu dùng bình thường tin rằng đó là các nhãn hiệu có liên quan.

Trong phán quyết của mình Tòa phúc thẩm cho rằng  có hai loại nhầm lẫn chính mà luật nhãn hiệu hướng tới  nhằm bảo vệ chủ sở hữu nhãn hiệu, đó là:

Đầu tiên, thường được mô tả là “sự nhầm lẫn trực tiếp”, là khi người tiêu dùng nhầm dấu hiệu bị kiện  với nhãn hiệu. Trường hợp thứ hai, thường được mô tả là “sự nhầm lẫn gián tiếp”, là trường hợp người tiêu dùng không nhầm lẫn dấu hiệu với nhãn hiệu, nhưng tin rằng hàng hóa hoặc dịch vụ được biểu thị bằng dấu hiệu đó đến từ cùng một cam kết với hàng hóa hoặc dịch vụ được gắn nhãn hiệu hoặc từ một cam kết có liên kết kinh tế với cam kết chịu trách nhiệm về hàng hóa hoặc dịch vụ được gắn  nhãn hiệu.”

Halewood cũng chỉ trích phát hiện của thẩm phán rằng việc các nhà sản xuất tung ra các sản phẩm khác nhau với các tên khác nhau trực tiếp hoặc gián tiếp ám chỉ đến các nhãn hiệu khác của họ là điều phổ biến  trên thị trường rượu whisky và rượu bourbon mà không nhất thiết phải viện dẫn  đến nhãn hiệu chính trên nhãn hàng .

Toà án cho rằng ngay cả khi những lời chỉ trích của Halewood đối với phán quyết là có cơ sở – thẩm phán có quyền kết luận rằng một số người tiêu dùng rượu bourbon đối mặt với AMERICAN EAGLE có thể sẽ tin rằng nó có liên quan đến EAGLE RARE:

“Đặc biệt, tôi cho rằng Tòa sơ thẩm  đã đúng khi suy luận rằng có khả năng một số người tiêu dùng nghĩ rằng EAGLE RARE là một phiên bản đặc biệt của AMERICAN EAGLE. Trái ngược với ý kiến  luật sư cho Halewood, đây không phải là suy đoán dựa trên những phát hiện thực tế của thẩm phán… Hơn nữa, thẩm phán đã đúng khi phán quyết  trên cơ sở rằng người tiêu dùng không nhất thiết phải xem xét kỹ lưỡng nhãn để kiểm tra xem có liên kết hay không. Luật nhãn hiệu hoàn toàn là căn cứ vào những giả định vô tình của người tiêu dùng, chứ không phải những gì họ có thể tìm ra nếu họ muốn kiểm tra.”

Tòa án đã bác bỏ tất cả năm cơ sở kháng cáo và giữ nguyên kết luận của Tòa án cấp cao về hành vi vi phạm nhãn hiệu trên cơ sở khả năng gây nhầm lẫn gián tiếp. Nhãn hiệu AMERICAN EAGLE cho hàng hóa thuộc nhóm 33 cũng bị tuyên bố vô hiệu.

5. Bình luận

- Phán quyết cũng cung cấp hướng dẫn hữu ích đối với sự nhầm lẫn gián tiếp. Halewood cho rằng lý do để phát hiện ra rằng không có khả năng xảy ra nhầm lẫn trực tiếp, ngoài việc không có bất kỳ sự tương đồng mạnh mẽ nào về mặt ý nghĩa  giữa các nhãn hiệu, đáng lẽ phải dẫn đến kết luận rằng không có khả năng xảy ra nhầm lẫn gián tiếp. Tuy nhiên, tòa án xác nhận rằng nhầm lẫn trực tiếp và nhầm lẫn gián tiếp là các loại nhầm lẫn khác nhau.

- Đối với sự nhầm lẫn trực tiếp, tòa án cho rằng do mức độ chú ý cao hơn này, sẽ có rất ít khả năng một tỷ lệ đáng kể công chúng sẽ nhầm sản phẩm EAGLE RARE và sản phẩm EAGLE AMERICAN là giống nhau. Tuy nhiên, liên quan đến sự nhầm lẫn gián tiếp, do tính khác biệt vốn có của EAGLE RARE trên thị trường rượu bourbon của Vương quốc Anh, sẽ có thể tưởng tượng được nếu người tiêu dùng bắt gặp AMERICAN EAGLE sẽ liên kết các sản phẩm  mang các nhãn  hiệu đó với nhau. Đặc biệt trước khi American Eagle ra mắt, không có loại rượu bourbon nào khác trên thị trường liên quan sử dụng thành phầnEagle (“đại bàng”). Thẩm phán nhận thấy rằng người tiêu dùng bình thường có khả năng tin rằng các nhãn hiệu được kết nối với nhau nhờ thành phần đặc biệt này. Điều này làm nổi bật giá trị của việc đăng ký nhãn hiệu có đặc tính phân biệt cao. Điều này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức của người tiêu dùng bình thường đối với các yêu cầu về nhãn hiệu và thị trường áp dụng được xem xét khi đánh giá khả năng gây nhầm lẫn, đặc biệt khi có liên quan đến các sản phẩm chuyên biệt hoặc thích hợp như rượu whisky bourbon.

- Việc nhấn mạnh vào tầm quan trọng của “những giả định vô tình của người tiêu dùng” trong luật nhãn hiệu cũng rất giá trị.

- Vụ việc  này nhấn mạnh rằng mặc dù có thể phát hiện thành công khả năng gây nhầm lẫn, đặc điểm phân biệt và danh tiếng của nhãn hiệu, nhưng điều đó không tự động dẫn đến việc lợi dụng đặc điểm phân biệt hoặc danh tiếng  một cách không công bằng và/hoặc là gây bất lợi cho tính chất phân  biệt của nhãn hiệu./.

Nguồn: 
(i) Can you win a trade mark case without evidence of actual confusion? (rosieburbidge.com); 
(ii) EAGLE RARE v AMERICAN EAGLE: Court of Appeal provides guidance on indirect confusion - Brown Rudnick
(++)