Đơn đăng ký nhãn hiệu ba chiều hình ô-tô “Con bọ”của Volkswagen bị JPO từ chối

Hội đồng Giải quyết  khiếu nại của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản  (JPO) đã ra quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu theo Đơn quốc tế số  IR.1379178 cho hình dạng ba chiều (3D) của Volkswagen Beetle (nổi tiếng với biệt danh ô-tô “con bọ”) do không có  tính phân biệt tự thân đối với hàng hóa thuộc các nhóm  09, 28 và 30.

1.  Diễn biến vụ việc  

- Ngày 7/12/2017, hãng xe hơi khổng lồ của Đức Volkswagen AG  (VW) đã nộp đơn tới JPO, qua thỏa ước Madrid, đăng ký nhãn hiệu 3D - xe VW Beetle/Con bọ  mang tính biểu tượng (xem bên dưới) cho một số loại hàng hóa khác nhau bao gồm thiết bị định vị cho phương tiện [máy tính trên xe], ô tô đồ chơi, ô tô mô hình thu nhỏ thuộc các nhóm  09, 28 và 30.

- Ngày 19/3/ 2020  thẩm định viên JPO đã từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu với lý do vi phạm Điều 3(1)(iii) và 4(1)(xvi) của Luật Nhãn hiệu Nhật Bản, cho rằng nhãn hiệu chỉ thể hiện hình dạng chung của hàng hóa khi sử dụng cho ô tô đồ chơi, ô tô mô hình thuộc Nhóm 28 và sôcôla và món tráng miệng, kem, sữa chua đông lạnh và kem trái cây thuộc Nhóm 30, và người tiêu dùng sẽ hiểu nhầm về chất lượng hàng hóa khi sử dụng cho các hàng hóa được chỉ định khác (thuộc Nhóm 09, nhưng bị từ chối theo quy định khác).

- Cụ thể, Quy định của Luật Nhãn hiệu Nhật Bản có liên quan như sau:

Điều 3.Yêu cầu đối với nhãn hiệu được bảo hộ

(1) Bất kỳ nhãn hiệu nào được sử dụng liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người nộp đơn đều có thể được đăng ký, trừ khi nhãn hiệu đó:

 (iii) Chỉ bao gồm một nhãn hiệu chỉ ra, theo cách thông thường, hàng hóa, nơi xuất xứ, nơi bán, chất lượng, nguyên liệu thô, hiệu quả, mục đích sử dụng, số lượng, hình dạng (bao gồm cả hình dạng của bao bì), giá cả, phương pháp hoặc thời gian sản xuất hoặc sử dụng, hoặc, trong trường hợp dịch vụ, địa điểm cung cấp, chất lượng, vật phẩm được sử dụng trong việc cung cấp đó, hiệu quả, mục đích dự định, số lượng, phương thức, giá cả hoặc phương pháp hoặc thời gian cung cấp ;

Điều 4.Nhãn hiệu không được bảo hộ

(1) Bất kể các quy định tại các  Điều  trên , không nhãn hiệu nào sẽ được đăng ký nếu nhãn hiệu đó:

(xvi) Có khả năng gây nhầm lẫn về chất lượng hàng hóa, dịch vụ;

2.  Quyết định của JPO

- Ngày 2/7/2020 VW đã đệ đơn khiếu nại, lập luận rằng tính phân biệt tự thân hiển nhiên của nhãn hiệu 3D là kết quả của việc sử dụng rãi của loại  ô tô này (được gọi là  ô tô con bọ của VW) ) trong hơn sáu thập kỷ với tổng cộng khoảng 21,5 triệu chiếc.

- Hội đồng Giải quyết Khiếu nại của JPO theo thẩm quyền của mình đã phát hiện nhiều hàng hóa có hình ô tô được quảng cáo để bán liên quan đến ô tô đồ chơi, ô tô mô hình kích thước lớn (Nhóm 28), sô cô la và món tráng miệng, sữa chua đông lạnh và kem hấp (Nhóm 30).

Với thực tế đó, Hội đồng có lý do để tin rằng nhãn hiệu nộp đơn được sử dụng nhằm mục đích nâng cao chức năng hoặc tính thẩm mỹ của hàng hóa được đề cập. Bởi vậy, nó mang tính mô tả hàng hóa và không thể được đăng ký vì không có khả năng phân biệt cố hữu đối với hàng hóa đó.

Hơn nữa, Hội đồng chỉ ra rằng Volkswagen đã ngừng sản xuất ô tô dưới dạng hình  Con bọ vào năm 2003. Có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng nhãn hiệu 3D đã nổi tiếng như một dấu hiệu chỉ  nguồn gốc của ô tô VW đã mờ nhạt sau gần 20 năm dừng sản xuất. Ngoài ra, người nộp đơn cũng  chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh việc sử dụng thực tế hình dạng 3D trên hàng hóa thuộc các nhóm 09, 28, 30 và doanh số bán hàng của nó.

Dựa trên những điều đã nói ở trên, Hội đồng nhận thấy nhãn hiệu 3D nêu trên không  có khả năng phân biệt liên quan đến hàng hóa được đề cập và đã bác bỏ hoàn toàn đơn khiếu nại và thông báo cho WIPO vào ngày ngày 08/12/2022.

3.  Bình luận

- Nếu áp dụng quan điểm của JPO thì trong trường hợp VW nộp đơn cho nhãn hiệu hình ô tô con bọ sớm hơn thời hạn 20 năm kể tư năm 2003 thì nhãn hiệu này có thể được bảo hộ vì sự nổi tiếng chưa bị mờ nhạt; thực tế nhãn hiệu ô tô hình con bọ đã được bảo hộ tại Hoa Kỳ theo Đăng ký số 2,409,675 ngày 27/3/1995 cho Nhóm 12 (Hình bên) trong đó phần mô tả nhãn hiệu nêu rõ rằng nhãn hiệu có hình dáng ô tô (phần chấm chỉ  lốp ô tô không được bảo hộ là nhãn hiệu).

- Lập luận của JPO đối với sản phẩm thuộc Nhóm 28 (đồ chơi hình ô tô) cũng không hoàn toàn thuyết phục vì trong trường hợp được bảo hộ, VW có thể dùng nhãn hiệu để ngăn cản các nhà sản xuất đồ chơi sao chép kiểu dáng ô tô VW hình con bọ.Thực tế việc tranh chấp giữa các nhà sản xuất ô tô đồ chơi và các công ty sản xuất ô tô là khá gay gắt và thường xuyên (như vụ các Công ty ô tô  đồ chơi  Autec AG đề nghị hủy Kiểu dáng xe ‘Porsche 911 hoặc Rietze đề nghị hủy các kiểu dáng VW Bus, VW Caddy Maxi và VW Cadd của VW)[1].

- Đối với Nhóm 30: các sản phẩm như sô cô la và món tráng miệng, sữa chua đông lạnh và kem hấp… có kiểu dáng rất  đa dạng, kiểu dáng ô tố chắc không thể là đại diện về hình dáng cho các sản phẩm này .

- Như nhận định của JPO, việc từ chối bảo hộ cũng có phần trách nhiệm của VW do không cung cấp đủ chứng cứ liên quan đến việc sử dụng …Có lẽ thấy rằng lập luận của JPO đối với việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu là không hoàn toàn thuyết phục hoặc hy vọng có thể cung cấp các chứng cứ đầy đủ hơn để nhãn hiệu có thể được bảo hộ nên VW lại tiếp tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 3D /con bọ nêu trên vào ngày 26/01/2023 theo Đơn quốc tế số 1716503  cho các nhóm 28, 30 (bỏ nhóm 09) trong đó vẫn có các sản phẩm như ô tô đồ chơi…,  kem, sữa chua giống sản phẩm như nêu trong Đơn quốc tế số 1379178 đã bị JPO từ chối.

Nguồn :

(i) https://www.marks-iplaw.jp/vw-beetle-3d-mark/; 
(ii) https://blog.marks-iplaw.jp/2023/02/12/vw-beetle-3d-mark/; 
(++)