GODZILLA đánh bại GUZZILLA trong trận chiến nhãn hiệu

1.   Các bên

1.1  Nguyên đơn

TOHO Co., Ltd., (TOHO) là nhà làm phim hàng đầu và lâu đời nhất của Nhật Bản, được cả thế giới biết đến với việc cho ra mắt Godzilla vào năm 1954. Godzilla, được biết đến với biệt danh Vua quái vật, là một loài bò sát lưỡng cư thời tiền sử khổng lồ được chiếu xạ xuất hiện trong các bộ phim do TOHO sản xuất. TOHO đã sản xuất hơn 20 bộ phim Godzilla, bao gồm Godzilla 2000: Millennium năm 1999 và GODZILLA năm 2014.

1.2  Bị đơn

Taguchi Industrial Co., Ltd., (Taguchi) là một nhà sản xuất phụ tùng máy xây dựng của Nhật Bản, ngày 21/11/2011 đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  “GUZZILLA” (xem bên dưới) cho các sản phẩm: máy khai thác mỏ, máy xây dựng, máy bốc dỡ, máy nông nghiệp. máy móc, máy ép rác, máy nghiền rác thải thuộc Nhóm 07.

JPO đã cấp đăng ký số 5490432 số bảo hộ nhãn hiệu vào ngày 27/4/2012, .Nhãn hiệu “GUZZILLA” đã được Taguchi sử dụng trên các phụ tùng máy móc xây dựng thuộc Nhóm 07.

2.   Xét đề nghị hủy bỏ hiệu lực tại JPO

Vào ngày 22/2/2017, hai tháng trước khi  nhãn hiệu GUZZILLA hết 5 năm kể từ ngày được đăng ký, TOHO đã yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu này dựa trên Điều 4(1)(xv) của Luật Nhãn hiệu và khẳng định người tiêu dùng hoặc thương nhân có liên quan có thể nhầm lẫn hoặc hiểu sai về nhãn hiệu và nguồn gốc của nhãn hiệu “GUZZILLA” với “GODZILLA” của TOHO hoặc cho ràng giũa chúng có mối liên hệ về mặt kinh tế do sự tương tự giữa các nhãn hiệu “GUZZILLA” và “GODZILLA”.

Điều 4(1)(xv) quy định nhãn hiệu không được đăng ký khi có khả năng gây nhầm lẫn với hàng hóa, dịch vụ nổi tiếng của chủ thể kinh doanh khác, làm lợi cho chủ sở hữu nhãn hiệu và làm  lợi cho người sử dụng.

Hội đồng Xét xử của JPO thừa nhận mức độ phổ biến và danh tiếng cao của “GODZILLA” như một tên quái vật xuất hiện trong các bộ phim do TOHO sản xuất, tuy nhiên đề nghị hủy bỏ hiệu lực đã bị bác bỏ hoàn toàn vì Hội đồng nhận thấy không có khả năng gây nhầm lẫn do chỉ có mối liên hệ xa giữa dịch vụ kinh doanh gắn nhãn hiệu TOHO và hàng hóa thuộc Nhóm 07 mang nhãn hiệu  “GUZZILLA” (Hồ sơ hủy bỏ số 2017-890010).

Để phản đố, TOHO đã khởi kiện lên lên Tòa án cấp cao về SHTT .

3.   Phán quyết của Tòa án cấp cao về SHTT

Vào ngày 18/6/2018 Tòa án đã bác quyết định của JPO và đưa ra phán quyết có lợi cho TOHO, với lý do sau :

- Mức độ tương tự của hàng hóa:

Trong phán quyết, Tòa án đã chỉ ra một thực tế rằng trong số hàng hóa mang nhãn hiệu bị đề nghị hủy bỏ có: kích khí nén, kích điện, khối xích, tời, máy cắt cỏ và máy xén hàng rào được cung cấp cho người tiêu dùng phổ thông với mức giá tương đối thấp tại các cửa hàng như cửa hàng sửa chữa nhà cửa và các trang mua sắm trực tuyến và các chương trình mua sắm trên truyền hình, cũng như các sản phẩm mà TOHO cấp phép (đồ chơi, văn phòng phẩm, quần áo, thực phẩm và hàng hóa thông thường …) đều được bán rộng rãi cho người tiêu dùng với mức giá tương đối thấp tại các cửa hàng như cửa hàng đồ gia dụng, các trang mua sắm trực tuyến và các chương trình mua sắm trên truyền hình, và những hàng hóa này được người tiêu dùng nói chung sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Theo đó, cần phải nói rằng hàng hóa mang nhãn hiệu bị đề nghị hủy bỏ  bao gồm một số hàng hóa mà khi so sánh với hàng hóa liên quan đến hoạt động của TOHO thì có mức độ liên quan nhất định về tính chất, công dụng hoặc mục đích sử dụng.

Ngoài ra, có thể nói, hàng hóa mang nhãn hiệu bị đề nghị hủy bỏ  và hàng hóa liên quan đến hoạt động của TOHO đều có chung thương nhân và người tiêu dùng, khi tiến hành kinh doanh không chỉ quan tâm đến hiệu quả, chất lượng của hàng hóa mà còn cả uy tín kinh doanh được chỉ ra bởi nhãn hiệu được gắn trên hàng hóa.

- Khả năng gây nhầm lẫn của nhãn hiệu

Các nhãn hiệu giống nhau về cách phát âm, kèm theo một số đặc điểm khiến hai nhãn hiệu dễ gây nhầm lẫn về hình thức thể hiện cũng tương tự. Ngoài ra,nhãn hiệu  đối chứng “GODZILLA”  còn nổi tiếng và có tính phân biệt cao. Bị đơn đưa ra tuyên bố rằng nhãn hiệu “GUZZILLA” là một từ do bị đơn tự tạo ra bằng cách kết hợp các từ tiếng Anh, "GUZZLE"/ ăn tham  và "GORILLA" nhưng Tòa bác quan điểm này vì "GUZZLE" là từ không phổ biến và không ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu.

Đồng thời người tiêu dùng liên quan của hàng hóa không chỉ dựa vào chất lượng, chức năng của hàng hóa mà còn dựa vào uy tín thương mại đối với nhãn hiệu tại thời điểm mà hàng hóa đó được mua. Nếu vậy, Tòa án nhận thấy rằng, bằng cách xem xét tính nổi tiếng và tính độc đáo của “GODZILLA” như một chỉ số nguồn về hoạt động kinh doanh của TOHO cũng như sự giống nhau gần gũi của cả hai nhãn hiệu, người tiêu dùng có liên quan của hàng hóa (Nhóm 07) trong danh mục của nhãn hiệu  “GUZZILLA” có khả năng liên kết hàng hóa với nhãn hiệu “GODZILLA” và do đó nhầm lẫn nguồn gốc của nó với TOHO hoặc một thực thể kinh doanh có mối liên hệ kinh tế hoặc hệ thống với TOHO.

Tòa án cũng cho rằng nhãn hiệu “GODZILLA” nổi tiếng làm nảy sinh ý nghĩa về con quái vật khổng lồ tưởng tượng trong phim và hình ảnh sức mạnh thông qua hành động tàn phá thành phố và các tòa nhà của con quái vật, do vậy  những người mua sản phẩm kích khí nén (Nhóm 07)  có thể có ham muốn để mua “GUZZILLA” với dự đoán về hiệu suất mạnh mẽ của kích như  “GODZILLA” đã làm.

- Về hành vi không trung thực về việc sử dụng nhãn hiệu “GUZZILLA”

Taguchi Industrial Co., Ltd., Taguchi tuyên bố rằng nhãn hiệu “GUZZILLA” không lợi dụng  nhãn hiệu “GODZILLA”  và việc sử dụng nhãn hiệu đó không làm lu mờ nhãn hiệu “GODZILLA” .

Tuy nhiên sau ngày sau ngày 21/11/2011- ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Taguchi đã :

(i) Sử dụng các nhãn hiệu "SUPER GUZZILLA" và "SPACE GUZZILLA", tương tự gây nhầm lẫn với "SUPER GODZILLA" và " SPACE GODZILLA" đã được TOHO sử dụng.

(ii) Phân phối rộng rãi miễn phí và bán khăn tắm, đồng hồ đeo tay, găng tay, mũ lưỡi trai, áo phông và áo hoodie có gắn nhãn hiệu trên đó.

(iii) Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm các chữ cái như "ガリガリ君 (gari-gari-kun) và "STUDIO GABULLI", gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu nổi tiếng khác của  Nhật Bản

Có thể nói rằng những hành vi này hỗ trợ gián tiếp cho khả năng rằng việc sử dụng nhãn hiệu “GUZZILLA” cho các sản phẩm nêu trong danh mục có thể dẫn đến việc lợi dụng và làm lu mờ nhãn hiệu nổi tiếng “GODZILLA”.

Dựa trên những nội dung trên, tòa án đã quyết định hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu “GUZZILLA” dựa trên Điều 4(1)(xv).

4.   Nhận xét

Sở dĩ phán quyết này khẳng định có khả năng gây nhầm lẫn dù thừa nhận máy móc, thiết bị dùng trong lĩnh vực chuyên môn/nghề nghiệp nằm trong danh mục hàng hóa mang nhãn hiệu “GUZZILLA” và hàng hóa liên quan đến hoạt động của Toho không liên quan lắm có thể là do tòa án cho rằng hành vi của Taguchi là không trung thực, một bằng chứng là ba hành vi của Taguchi được liệt kê trong phán quyết đều diễn ra  sau ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “GUZZILLA”, đồng thời Tòa cũng bác lập luận của Bị đơn cho rằng nhãn  hiệu “GUZZILLA” có nguồn gốc từ chữ "GUZZLE"/ ăn tham  vì cho rằng lập luận này không hợp lý và không ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng.

Hơn nữa Tòa còn dẫn đến hành vi của bị đơn đăng ký các  nhãn hiệu "ガリガリ君 (gari-gari-kun) và "STUDIO GABULLI"  không tương tụ và không có mối quan hệ trực tiếp với nhãn hiệu tranh chấp. Thông thường, Tòa án thường tránh nêu rõ những bằng chứng đó trong phán quyết ngay cả khi sử dụng nó để ra quyết định , kể cả Tòa án Việt Nam[1].Tuy nhiên trong vụ việc này bản án đã liệt kê rõ ràng những hành vi đăng ký các nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng khác (để nhấn mạnh về hành vi không trung thực có hệ thống của người nộp đơn-NV).Tóm lại phán quyết của Tòa án mang một thông điệp mạnh mẽ rằng việc Taguchi lợi dụng và làm lu mờ nhãn hiệu “GODZILLA” nổi tiếng là không thể chấp nhận được.

Cũng phải nói thêm  là gần đây,  vào ngày 19/6/2023 Tòa án  lại bác đơn kiện của Taguchi đối với JPO vì đã ban hành quyết định hủy bỏ một nhãn hiệu “GUZZILLA” khác được đăng ký trong năm 2012. JPO ban hành quyết định hủy bỏ nhãn hiệu này theo đề nghị cuả TOHO vào năm 2019  vì cho rằng nhãn hiệu “GUZZILLA” quá tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “GODZILLA” được bảo hộ từ trước mặc dù TOHO lập luận rằng nhãn hiệu này có nguồn gốc từ chữ “GUZZLE”.Như vậy  sau khi Tòa án ban hành bản án ngày 18/6/2018  nêu trên, JPO đã hoàn toàn chấp nhận quan điểm của Tòa án trong việc xác định tính tương tự giưã cặp nhãn hiệu “GODZILLA” và “GUZZILLA”./.

Nguồn: 
(i)https://www.managingip.com/article/2a5brqcfb83rfpj1y0r9c/japan-ip-high-court-finds-free-riding-and-dilution-by-guzzilla-trademark.; 
(ii) http://www.abe-law.com/wp/wp-content/uploads/2019/04/Japan-ABE-MayJun19published-1.pdf; 
(+++)