GUERLAIN được bảo hộ nhãn hiệu 3D theo quyết định của Tòa án chung châu Âu

Guerlain đã thắng lợi trong nỗ lực kéo dài ba năm nhằm giành được đăng ký nhãn hiệu  ba chiều (3D) hình dạng thỏi son của họ  tại Châu Âu với nhận định của Tòa án rằng dấu hiệu khác với các chuẩn mực và thói quen trong lĩnh vực có liên quan nên đủ khả năng thực hiện chức năng thiết yếu của nhãn hiệu.

1.  Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan SHTT châu Âu (EUIPO)

Năm 2018 Guerlain đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hình thỏi son (3D) cho sản phẩm son môi thuộc Nhóm 03. (hình dưới)

Thẩm định viên của EUIPO đã từ chối đơn đăng ký của Guerlain trên cơ sở cho rằng dấu hiệu này không có tính phân biệt vì hình dạng được đề cập không đủ khác biệt với hình dạng thông thường của các thỏi son môi, tức là không tạo ra sự khác biệt với các quy chuẩn và hình dáng của sản phẩm son môi, do đó người tiêu dùng sẽ không coi dấu hiệu xin đăng ký của Guerlain là nhãn hiệu chỉ xuất xứ của sản phẩm.

Hội đồng Giải quyết khiếu nại của EUIPO đã chấp nhận quyết định của thẩm định viên và bác đơn khiếu nại vì cho rằng, ngay cả khi giả định rằng nhãn hiệu được đăng ký khác với tất cả các dạng son môi khác trên thị trường, thì cũng không có gì lạ khi người tiêu dùng tìm thấy những sản phẩm như vậy dưới nhiều hình thức và hình dạng khác nhau. Và theo Hội đồng, dấu hiệu của người nộp đơn chỉ là một biến thể của dạng hình trụ đựng son môi thường có trên thị trường (hình bên) .

Vì vậy, các đặc điểm cụ thể của hình dạng này không cho phép người tiêu dùng phân biệt rõ ràng với các hình dạng son môi thường có trên thị trường.

2.   Giải quyết đơn kiện tại Tòa án chung châu Âu (GC)

2.1   Đơn khởi kiện

Guerlain khởi kiện lên lên GC, lập luận tập trung vào việc rằng sản phẩm của họ về hình ảnh khác biệt cơ bản với các hình dạng son môi thông thường (và do đó khác biệt với các tiêu chuẩn và hình dạng phổ biến trong lĩnh vực) vì nó:

• không có bất kỳ đế phẳng nào và bởi vậy không thể đứng thẳng;

• có hình dạng độc đáo và là hình thường được kết hợp với chiếc thuyền, chiếc nôi hoặc thỏi vàng lộn ngược;

• có một bản lề mở ra để lộ gương; và

• trên sản phẩm có hình bầu dục nổi và dập nổi.

Người khởi kiện lập luận rằng mỗi đặc điểm này đều khác với các chuẩn mực và hình dạng thương mại [của] son môi. Hơn nữa sự xa rời các chuẩn mực và hình dạng thông thường thậm chí còn rõ ràng hơn khi tất cả những yếu tố khác biệt này được kết hợp vào một sản phẩm. Guerlain cũng nhấn mạnh khía cạnh thẩm mỹ của sản phẩm cũng như tính độc đáo và mới lạ của hình dáng là bằng chứng rõ ràng hơn về đặc tính riêng biệt của sản phẩm. Có ý kiến ​​cho rằng những khía cạnh này đã khiến hình dáng của sản phẩm được giới truyền thông và người tiêu dùng mô tả là “cách mạng”.

2.2   Phán quyết

Tòa án cho rằng nhãn hiệu 3D theo đơn đăng ký có khả năng phân biệt và đơn khởi kiện của Guerlain được chấp nhận với các lập luận như sau :

- Việc đánh giá khả năng phân biệt của một nhãn hiệu 3D không khác gì các loại nhãn hiệu khác. Điều khiến nó trở nên khó khăn hơn là người tiêu dùng bình thường thường không coi hình thức bên ngoài, hoặc bao bì của sản phẩm là dấu  hiệu chỉ xuất xứ sản phẩm. Do đó, chỉ có dấu hiệu nào khác với các chuẩn mực và thói quen trong lĩnh vực có  liên quan mới có khả năng thực hiện được chức năng thiết yếu của nó với tư cách là nhãn hiệu .

- Với Guerlain lập luận rằng “sự mới lạ và độc đáo” về hình dáng của sản phẩm, cũng như sự tán thưởng của giới phê bình về hình dáng, cho thấy dấu hiệu này đi chệch khỏi các chuẩn mực và thông lệ trong lĩnh vực. Tuy nhiên, GC nhận xét rằng khả năng phân biệt của nhãn hiệu 3D không dựa trên tính nguyên gốc của nó. Chỉ tính mới của hình dáng thôi thì chưa đủ để kết luận rằng nhãn hiệu có khả năng phân biệt. Yếu tố quyết định là hình dạng 3D đó có thực hiện được chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại hay không.

- Về nhận định của Hội đồng Giải quyết khiếu nại liên quan đến nội dung  “các quy tắc và thông lệ trong lĩnh vực”, Tòa án cho biết, hình trụ có thể là những dạng phổ biến nhất, nhưng chúng không phải là những dạng phổ biến duy nhất. Theo đó, các chuẩn mực và thông lệ trong lĩnh vực không thể giảm xuống mức phổ biến nhất về mặt thống kê mà thay vào đó phải bao gồm tất cả các hình dạng mà người tiêu dùng đã quen nhìn thấy trên thị trường. Như đã nói, thực tế là một lĩnh vực nhất định được đặc trưng bởi sự hiện diện của các hình dạng khác nhau không có nghĩa là một hình dạng mới chỉ có thể được coi là một biến thể đơn thuần của hình dạng đã biết .

. Khi đánh giá nhãn hiệu, GE đã thừa nhận các loại son môi trên thị trường có hình dạng và kích cỡ khác nhau. Son môi của Guerlain được so sánh với loại son môi hình trụ phổ biến nhất và với những loại son môi có hình trụ song song cũng được coi là thông lệ trên thị trường. Dựa trên những hình ảnh được Hội đồng xem xét (hình bên), GC kết luận rằng hình dạng 3D thể hiện trong đơn đăng ký nhãn hiệu không bình thường đối với một thỏi son ở chỗ nó gợi đến hình dạng của thân chiếc thuyền hoặc xe nôi. Như vậy, nó khác với bất kỳ hình dạng nào khác trên thị trường. Người tiêu dùng có liên quan với mức độ chú ý từ trung bình đến cao sẽ ngạc nhiên trước hình dáng dễ ghi nhớ của Guerlain và sẽ cho rằng nó khác biệt đáng kể so với các chuẩn mực và thông lệ của lĩnh vực son môi và do đó, sẽ coi nó như một dấu  hiệu chỉ  nguồn gốc thương mại.

Như vậy, Hội đồng Giải quyết khiếu nại của EUIPO đã sai khi phủ nhận đặc điểm riêng biệt của một hình dạng như vậy .

3.  Nhận xét

-  Rất khó để được bảo hộ nhãn hiệu 3D, vì vậy đây là một kết quả tuyệt vời đối với Guerlain. So với bảo hộ kiểu dáng, nhãn hiệu 3D được đăng ký có sức mạnh hơn nhiều trong việc giúp Guerlain giữ thị trường khỏi những kẻ bắt chước đang cố gắng xâm phạm quyền của họ. Quyết định này cũng sẽ mang lại cho các chủ sở hữu nhãn hiệu khác hy vọng giành được quyền nhãn hiệu 3D nếu có những sản phẩm mà họ có thể cho thấy là khác với các chuẩn mực và thông lệ trong lĩnh vực có liên quan và họ tin rằng người tiêu dùng sẽ coi đó là dấu hiệu chỉ nguồn gốc thương mại; 
-  Phán quyết của Tòa án chứng tỏ rằng vấn đề về khả năng phân biệt của nhãn hiệu hình dạng ba chiều cần được đánh giá chặt chẽ trong từng trường hợp cụ thể, có tham chiếu chính xác đến thị trường sản phẩm và lĩnh vực liên quan. Nó cũng xác nhận rằng việc đánh giá các yếu tố thẩm mỹ của bất kỳ nhãn hiệu nào được đăng ký phải được thực hiện nhằm xác định xem sản phẩm có khả năng tạo ra hiệu ứng thị giác khách quan, khác thường đối với công chúng rộng rãi hay không./.

Nguồn :

(i) https://hsfnotes.com/ip/2022/01/04/eu-general-court-rules-that-guerlains-shape-of-rouge-g-lipstick-enjoys-trade-mark-protection/#:~:text=The%20EU%20General%20Court%20(%E2%80%9CGC,and%20customs%20of%20the%20cosmetics ; 
(ii) https://www.iplawwatch.com/2021/07/14/all-aboard-as-guerlain-departs-from-the-norm-the-general-court-of-the-eu-finds-distinctive-character-in-boat-hull-shaped-lipstick-packaging/; 
(++)