Trung Quốc:  Thay đổi cách tiếp cận đối với Thư đồng ý 

Đây là bài báo được INTA xếp hạng là một trong những bài đăng trong INTA Bulletin được nhiều người đọc nhất trong năm 2023

Các tòa án Trung Quốc luôn phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa quyền tự quyết của cá nhân và lợi ích công trong việc quyết định liệu họ có nên chấp nhận sự tồn tại chung của hai nhãn hiệu tương tự, hoặc thậm chí giống hệt nhau trong trường hợp cả hai chủ sở hữu nhãn hiệu đều đồng ý cùng tồn tại hay không. Điều này có liên quan đặc biệt khi người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tìm cách vượt qua nhãn hiệu đối chứng có trước bằng cách gửi thư đồng ý với mục đích đơn đăng ký của họ được chấp nhận để công bố.

Mặc dù Tòa án Nhân dân Tối cao Bắc Kinh (Beijing High People’s Court -BHPC) trong Hướng dẫn xét xử các vụ việc cấp và xác minh quyền nhãn hiệu năm 2019 đã đặt ra một số nguyên tắc chung khi chính thức giải quyết vấn đề cùng tồn tại, nhưng nhiều vấn đề chủ quan và kỹ thuật ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận sự cùng tồn tại và/hoặc thư đồng ý trong quá trình tố tụng nhãn hiệu khiến việc cùng tồn tại trở thành một vấn đề phức tạp.

Hai vụ kiện liên quan đến sự cùng tồn tại của nhãn hiệu tại Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC), Tòa án Nhân dân Tối cao Bắc Kinh (BHPC) và Tòa án Sở hữu Trí tuệ Bắc Kinh (BIPC), lần lượt minh họa một số yếu tố và diễn biến thích hợp nhất:

- Hội đồng xét xử và đánh giá thương hiệu Google LLC (Google) (TRAB) (vụ Nexus) ((2016) SPC Retail No. 102));

- Orbital Systems AB (OS) CNIPA (Vụ Orbital) (2020) Jing 73 Quyết định Hành chính sơ bộ số 1481).

Trong trường hợp Nexus, sau khi xem xét kỹ lưỡng hiệu ứng hình ảnh, sự khác biệt về hàng hóa và đánh giá về vai trò của thư đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu có trước, SPC đã phán quyết rằng các nhãn hiệu chữ gồm các chữ cái giống hệt nhau có thể cùng tồn tại.

Trong trường hợp của Orbital, BIPC đã không thừa nhận tính hợp lệ của thư đồng ý bằng cách đặt câu hỏi về quyền hạn của người ký thư thay mặt cho người đăng ký nhãn hiệu có trước đó.

Vụ Nexus

Google đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu NEXUS nêu trên cho máy tính cầm tay và máy tính xách tay vào Nhóm 09 vào ngày 7/11/2012. Tuy nhiên, Văn phòng Thương hiệu Trung Quốc (CTMO) đã từ chối đơn đăng ký do nhãn hiệu đối chứng NEXUS đã đăng ký cho máy tính dành cho xe đạp trong Nhóm 09 thuộc sở hữu của Shimano Inc. Hội đồng xét xử và đánh giá thương hiệu (TRAB), Tòa án trung cấp thứ nhất Bắc Kinh (BFIC) và BHPC liên tiếp khẳng định quyết định này.

Mặc dù Google lập luận rằng họ có thỏa thuận cùng tồn tại về nhãn hiệu với Shimano liên quan đến hai nhãn hiệu này, được nhấn mạnh trong thư đồng ý mà họ cũng đã gửi, nhưng tòa án đã không xem xét thỏa thuận này. Tòa án cho rằng hai nhãn hiệu này quá giống nhau khiến người tiêu dùng nhầm lẫn. BHPC nhận xét thêm rằng: “Mục đích lập pháp của Luật Nhãn hiệu là một mặt bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu và mặt khác bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Vì vậy, thỏa thuận cùng tồn tại không nên được xem xét”.

Google đã nộp đơn xin tái thẩm trước SPC. Tòa án này đã hủy bỏ quyết định của TRAB cùng với các phán quyết của BFIC và BHPC, đồng thời chấp thuận việc đăng ký nhãn hiệu NEXUS của Google. Phán quyết của SPC dựa trên các yếu tố sau:

* Hiệu ứng hình ảnh của cả hai nhãn hiệu đều khác nhau mặc dù chúng được tạo thành từ các chữ cái giống hệt nhau.

* Mặt hàng “máy tính cho xe đạp” (“computers for bicycles”) mang nhãn hiệu đối chứng có trước gần với môn thể thao đạp xe trong khi “máy tính cầm tay và máy tính xách tay” mang nhãn hiệu Google thuộc về điện tử tiêu dùng.

* Việc coi thường thư đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng có trước cũng như quyền định đoạt lợi ích của mình là không phù hợp khi không có bằng chứng khách quan chứng minh việc cùng tồn tại sẽ gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng.

Trường hợp Nexus là một ví dụ cực kỳ hiếm hoi về việc hai nhãn hiệu có các chữ cái giống hệt nhau được phép cùng tồn tại bởi cơ quan đăng ký nhãn hiệu. SPC đã xét xử vụ việc này vào cuối năm 2016 và người ta có thể coi đây là một vụ kiện ủng hộ quyền tư nhân. SPC đã xem xét danh tiếng tốt của Google và Shimano trong các lĩnh vực tương ứng của họ và kết luận rằng việc đăng ký nhãn hiệu của Google sẽ không gây tổn hại đến lợi ích quốc gia hoặc xã hội. Tuy nhiên, đánh giá của họ liên quan đến sự giống nhau của hàng hóa là không thể đoán trước được. Ví dụ: trong một quyết định khác của SPC từ chối yêu cầu xét xử lại của Nestle trong một vụ án liên quan đến sự cùng tồn tại của nhãn hiệu liên quan đến nhãn hiệu ECLIPSE vào năm 2019, SPC đã xác nhận rằng “thiết bị điện để pha cà phê và trà” tương tự đến mức gây nhầm lẫn với “bếp gas”.

Mặc dù Google lập luận rằng họ có thỏa thuận cùng tồn tại về nhãn hiệu với Shimano liên quan đến hai nhãn hiệu này nhưng tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã không xem xét thỏa thuận này.

Sau lần cải cách mới nhất về hệ thống xét xử có hiệu lực từ ngày 1/10/2021, SPC về cơ bản đã đóng cửa đối với việc xét xử lại các vụ án không có tầm quan trọng quốc gia. Vụ Nexus cho thấy TRAB, BIPC và BHPC khó có thể chấp nhận sự đồng tồn tại của nhãn hiệu liên quan đến các nhãn hiệu có chữ cái giống hệt nhau, vì vậy người ta có thể cho rằng theo cải cách này, việc có được một sự đồng thuận như vậy sẽ càng trở nên khó khăn hơn, nếu không muốn nói là không thể chấp nhận thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu cũng như thư đồng ý cùng tồn tại.

Trường hợp Orbital 

Các cơ quan có thẩm quyền đã từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu do OS nộp cho ORBITAL SYSTEMS cho Nhóm 11 mà OS đã nộp với lý do MAI đã đăng ký ORBITAL trước và nhaxnhieeuj này thuộc sở hữu của MAI. BIPC cũng phân tích về khả năng phân biệt; phán quyết rằng yếu tố có tính chủ đạo với khả năng phân biệt cao hơn trong nhãn hiệu bị từ chối phải là ORBITAL. Vì vậy, hai nhãn hiệu này sẽ gây nhầm lẫn cho công chúng có liên quan.

Điều đáng chú ý hơn nữa là BIPC đã không thừa nhận quyền hạn của bên ký thư đồng ý để đồng ý đăng ký nhãn hiệu bị từ chối. BIPC tuyên bố rằng MAI đã không nộp bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh người ký được ủy quyền ký thư đồng ý thay mặt họ. Vì vậy, tính hợp lệ của bức thư không thể được xác nhận.

Người ta có thể cho rằng sau lần cải cách mới nhất của hệ thống ở mức thử nghiệm, việc đạt được thỏa thuận cùng tồn tại về nhãn hiệu sẽ trở nên khó khăn hơn, nếu không muốn nói là không thể.

Tòa án ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn về hình thức của các giấy tờ liên quan tới thỏa thuận cùng tồn tại. Thu chấp thuận phải được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự; các tài liệu bổ sung được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự phải được nộp đồng thời để chứng minh năng lực, quyền hạn của những người ký tên trên văn bản cùng tồn tại.

Các bài học chính

Cả CNIPA và tòa án đều trở nên thận trọng hơn trong việc chấp nhận các thỏa thuận cùng tồn tại về nhãn hiệu hoặc thư đồng ý. Mặc dù vụ Nexus cho thấy khả năng chấp nhận sự tồn tại chung của hai nhãn hiệu khá giống nhau, nhưng không có trường hợp tương tự nào xảy ra trong những năm gần đây.

Các yếu tố sau đây trong thỏa thuận cùng tồn tại hoặc thư đồng ý sẽ nâng cao cơ hội được tòa án Trung Quốc chấp nhận:

1) Xác định rõ ràng thông tin của hai bên bao gồm tên và địa chỉ của họ và đảm bảo thông tin đó nhất quán với thông tin được ghi trước CNIPA;

2) Xác định rõ ràng thông tin nhãn hiệu cùng tồn tại của hai bên, bao gồm nhưng không giới hạn số nhãn hiệu, chủng loại và hàng hóa được chấp nhận tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC);

3) Chỉ định PRC là một trong những khu vực pháp lý áp dụng;

4) Không giới hạn việc cùng tồn tại về thời gian;

5) Không nêu các điều kiện để việc cùng tồn tại có hiệu lực;

6) Nhấn mạnh nhận thức đầy đủ của cả hai bên về hậu quả pháp lý của việc cùng tồn tại  và sẵn sàng thực hiện mọi hành động cần thiết để ngăn ngừa nhầm lẫn;

7) Có thỏa thuận cùng tồn tại và/hoặc văn bản đồng ý do người có thẩm quyền ký và có tài liệu chứng minh việc ủy quyền đó; và

8) Công chứng và hợp pháp hóa các thỏa thuận cùng tồn tại và/hoặc thư đồng ý, văn bản ủy quyền và tài liệu chứng minh tư cách tốt của chủ sở hữu nhãn hiệu trước đây.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bên muốn có thư đồng ý sẽ khôn ngoan hơn nếu nhận được sự đồng ý cho cả việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu đang tranh chấp từ chủ sở hữu nhãn hiệu có trước. Bằng cách đó, ngay cả khi việc đăng ký cuối cùng không được bảo đảm vì nhiều lý do khác nhau, điều này sẽ loại bỏ rủi ro do các nhãn hiệu có trước tạo thành cơ sở của thủ tục tố tụng vi phạm nhãn hiệu gây ra./.

Nguồn: INTA Bulletin, Changing Approach to Letters of Consent in China; Yongjian LeiWanhuida Intellectual PropertyBeijing, ChinaTrademark Office Practices Committee; published January 18, 2023; https://www.inta.org/perspectives/features/approach-to-letters-of-consent-in-china/